6.3.1 防御型专利发展战略

6.3.1 防御型专利发展战略

防御型专利发展战略是指企业在市场竞争中为防止在专利方面受到竞争对手的威胁和阻挠,利用法律、经济或技术等手段采取的打破市场垄断格局、改善竞争被动地位以保护本企业创新并将损失减少到最低程度的专利发展战略。实践中,我国很多企业由于缺乏专利防御意识和专利防御能力从而受制于人,甚者还被迫支付高额专利使用费的惨痛教训并不少见,最为典型的案例有“DVD案件”和“温州打火机案件”。

防御型专利发展战略主要有交叉许可型、技术公开型、取消专利型、利用失效专利型、多种知识产权保护相结合型和迷阵布局型6种防御型战略。

1)交叉许可防御型专利发展战略

交叉许可防御型专利发展战略是为了防止企业间侵权而采取的以专利技术、专有技术的输出换取对另一家企业的专利技术、专有技术的使用,即互相许可使用对方专利或专有技术的战略。该战略作为一种实现双方战略合作、充分发挥专利发展战略价值的有效路径,可以高效降低许可双方的研究开发和技术购买成本,大大缩短技术创新的进程,以提高合作双方的市场竞争力。

此类战略通常在企业间的专利内容较为接近而专利权归属又错综复杂或相互依存的情况下使用。如存在从属发明与基本发明、改进发明与原发明交叉共存,即所谓的“你中有我,我中有你”,此时有必要相互许可对方利用自己的专利,但必须订立交叉许可专利合同。

这方面,西方国家的“专利池(patent pool)”形式值得借鉴。专利池是在专利交叉许可基础上发展起来的一种主要用于减少技术交易成本,把交叉许可的专利(权)放入一揽子许可中形成的知识产权集合体。进入“专利池”的企业可以继续用“池”中的全部专利而不需要寻求单独的许可即可从事技术或产品研究和商业活动,甚至“池”中的企业彼此间不需相互支付许可费。

2)技术公开防御型专利发展战略

技术公开防御型专利发展战略是以一种公开发明专利技术的手段阻止竞争对手申请、获得专利的战略。

此类战略通常是企业认为已经开发成功的产品或技术,所以认为没有必要取得专利授权,但同时又担心其他企业取得该授权后可能给企业带来威胁导致受制于人,因此采取抢先公开技术内容以破坏专利必须具有新颖性的要求,阻碍竞争对手获得相关专利所有权。

这种战略可从另外一个层面使竞争对手失去在此领域继续深耕的可能性,既保障了企业自身的优势,又限制了竞争对手。如美国万国商业机器公司(International Business Machines Corporation,IBM)自1950年以来即开始发行技术公报,每月公开未申请专利的发明,虽然近年来IBM每年申请专利仅600~700件,但刊载在其技术公报上的发明每年却超过8 000件。我国有一定技术实力的高科技企业可以借鉴这一战略。

3)取消专利防御型专利发展战略

曾经在中外法院受理的专利侵权案,仅美国国际贸易委员会受理的337个案件的绝大多数被告都会反诉对方专利无效,这些案件中相当多的专利会被判无效。据统计,我国国家专利局复审委员会每年受理的约4 000件专利无效案中,大约一多半会被宣告无效。我国《专利法》第45条明文规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”

取消专利防御型专利发展战略主要针对竞争对手专利的不足和漏洞,通过法律渠道运用撤销及无效等程序使对方取得的专利不能成立或失效,从而排除竞争者对本企业构成的威胁。

此类战略通常既可以作为企业主动进攻的手段,也可以在企业遭遇专利纠纷受到侵权指控时作为防御策略加以使用。

4)利用失效专利防御型专利发展战略

失效专利是指专利权已过期或提前终止的专利技术。由于专利权具有时效性,每年都有大量专利因期满而终止保护。据统计,全世界累计专利数中大约有88%的技术是失效或被宣告无效的专利,企业可以无偿使用这些技术。

利用失效专利防御型专利发展战略主要包括:

一是针对失效专利(可能归属于本企业,也可能归属于其他企业或科研院所等)继续开发创新,重新组织专利申请,以降低专利研发的成本和风险,提高专利的利用效率。

二是使用失效专利技术,克服失效专利没有使用价值的观念。因为许多失效专利在法律上虽然已过了保护期,但并不意味该项技术已过期失效,大多数失效专利的技术内容对于企业特别是一些产品和技术研发实力相对较弱的中小企业而言仍然有较大的实用性和可利用价值。

5)多种知识产权保护相结合防御型专利发展战略

知识产权保护的方式多种多样,通常有专利申请、技术秘密、版权保护、商标保护等方式。可采用混合保护的方式对企业的专利进行全方位防御保护,其中,专利与技术秘密相结合是最常见的一种方式。

采用此类战略通常需要遵守以下原则:一是将发明创造中难度较大而且很难被竞争对手“破解”的技术作为企业的技术秘密予以保护;二是对发明创造中容易被他人仿照而且不容易保密的技术申请专利保护。

6)迷阵布局防御型专利发展战略

在同行业竞争异常激烈时,为了干扰竞争对手掌握本企业的技术研发方向,有意识地对并非本企业所需的系列技术申请专利,以迷阵布局的方式使竞争对手无法跟踪企业的发展轨迹,同时在专利“授权人(assignee)”一栏故意隐匿真实身份。

此类防御型专利发展战略通常为国外大公司尤其是位居高科技领域前沿的企业所惯用。很多跨国公司往往用数十上百个名称充当本企业的专利授权人为自己的技术申报专利。如Aventis虽然拥有2.9万多项专利,但其中仅约1%的专利在授权人中包含Aventis一词。这些用其他名字秘密部署的专利使得竞争对手无法了解企业真正的实力,等同于为企业预先埋藏了系列“专利地雷”。