一、沃尔玛案

2000年的沃尔玛案并未处理功能性问题，而是再次处理了商业外观的显著性。在该案中，原告称，沃尔玛复制其儿童服装的设计构成商业外观侵权，沃尔玛则主张原告的服装设计没有显著性，也没有足够证据证明第二含义。斯卡利亚法官认为，消费者对产品设计的最初印象是其外观看起来如何而非指向产品来源，对消费者而言产品设计与语词标志和包装所实现的功能不同，后者主要实现来源识别功能，因此可以是固有显著性的。在比较暗示性商标“Tide”及其洗衣液瓶子与企鹅形状调酒器的外观后，法官认为，前者的主要功能是来源指示，而后者则主要是使得产品更吸引消费者。^[85]据此，该案区分了产品包装（product pacaging）和产品设计（product design），并指出语词商标和包装、容器可能是固有显著性的，产品设计则不能，承认产品设计具有固有显著性会阻碍竞争。^[86]产品设计几乎不可避免总会实现来源识别之外的功能，这一事实不仅使得固有显著性有问题，而且也使得其适用有害消费者。“以所谓的固有显著性为由威胁新加入者的诉讼貌似合理，实则剥夺了消费者产品所通常实现的实用、美学方面的竞争的好处，这样的法律规则不应被鼓励。”^[87]法院认为，考虑到可能的侵权诉讼的威慑作用，功能性原则本身不足以对抗肯定服装设计的固有显著性所产生的对自由竞争的危害。这实质上是限制了产品设计的商业外观保护，只有那些已经在市场上存在了足够长时间、能够让消费者产生来源联系的足够成功的设计才可能根据《兰哈姆法》第43条（a）获得保护。正如学者所指出的：沃尔玛案意在“限制商标在保护产品及其设计中所扮演的角色”。^[88]最高法院也指出：“在沃尔玛案中，我们谨慎地告诫对商业外观的滥用或过度保护……”^[89]

这样，20世纪90年代，美国对产品特征的商标保护逐渐收紧。从两比索案到夸利泰克斯案再到沃尔玛案，最高法院三次处理了商业外观的显著性，先是肯定商业外观整体上可以是固有显著性的，接着否定了特定类型商业外观——单一颜色的固有显著性，最后则区分产品包装和产品设计，认为前者可以是固有显著性的，后者则必须证明第二含义。两比索案和夸利泰克斯案均肯定，仅功能性原则就足以确保产品特征的商标保护有利竞争，沃尔玛案则认为如果承认产品设计是固有显著性的，那么单单功能性原则不足以防止对自由竞争的危害。至此，法院认识到，是功能性和显著性共同作用将产品特征的商标保护限制在不危害竞争的范围内。(https://www.daowen.com)

事实上，在沃尔玛案之前，美国国会就已经通过对《兰哈姆法》的两次立法修改表达了希望限制实用产品商业外观保护的意图：一是将功能性作为不可争议注册商标的异议事由；二是在未注册商业外观侵权案件中将非功能性的举证责任施加给原告。1998年《兰哈姆法》修订前，各巡回上诉法院对于功能性是否可以作为不可争议注册商标的异议事由存在分歧。有的法院认为，联邦注册五年后，无论其是否对竞争有阻碍，是不是功能性的，即便是为了实施到期专利也不能使得商标无效。^[90]1998年，国会对《兰哈姆法》修订时否定了这一做法，明确肯定功能性是挑战不可争议注册商标有效性的事由。^[91]1999年，国会对《兰哈姆法》的修订插入了第43条（a）（3）：“根据本法侵犯未在主簿上注册的商业外观的，要求商业外观保护的一方有责任证明应受保护的对象不是功能性的。”^[92]由此可见，在涉及未注册商业外观侵权的案件中，国会将证明非功能性的责任施加于要求商业外观保护的原告，作为一种法律推定，在原告证明非功能性之前特征将被视为是功能性的。