当地理标志商标遭遇普通商标
商标侵权专业组 文萁律师
自从2001年《商标法》规定地理标志可注册成证明商标或集体商标（合称“地理标志商标”）后，在商标授权确权程序中地理标志商标与普通商标是否进行近似性比对引起多方关注和争议。假如：某人申请将“西湖”二字注册在第30类“茶叶”上，是否应当将其与证明商标“西湖龙井”进行近似性比对？如果不进行比对是否就应当获得注册？首先可以从法院文件及司法实践寻找“答案”。
一、法院文件
2014年北京高院发布《关于商标授权确权行政案件的审理指南》（以下简称《指南》），其中第五条明确“当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。”
《指南》明确在商标行政案件中，地理标志商标与普通商标发生冲突时均不得适用《商标法》第十三条第三款及第三十条进行相互“攻击”，即我们所说的不得进行近似性比对。然而，在此之前及之后实践中的操作并非完全如此……
二、代表性案例
1.“金华火腿”案，在后证明商标获得注册
在浙江省“金华火腿证明商标保护委员会办公室”2003年11月3日申请将“金华市金华火腿”注册成“火腿”商品上的证明商标前，“金华火腿”作为普通商标早在1979年即获准注册在“火腿”商品上，1983年转让给非金华本地的浙江省食品有限公司。“金华火腿”商标纠纷持续了二十年，虽然法院明确“金华火腿”作为原产地域产品名称可以由金华市当地生产企业正当使用，但金华市一直苦于无法注册属于自己的“金华火腿”商标。
2007年后“金华市金华火腿”系列证明商标陆续获准注册，商标局并未以该证明商标与“金华火腿”普通商标近似为由驳回其注册，形成了在“火腿”上的“金华市金华火腿”证明商标与“金华火腿”普通商标共存的局面。
2.“恩施玉露”案，不进行近似性比对，在后证明商标获得注册
2013年北京高院在“恩施玉露”商标异议复审行政纠纷二审案件中明确了证明商标与普通商标功能不同，因此不应进行近似性比对。案件基本信息如下：
续表
该案中法院实际上也在一定程度进行了近似性比对，但似乎以此得出不会混淆的结论并不充分，因此从商标功能不同的角度明确了二者不应当进行近似比对的规则。在后来的地理标志商标与普通商标PK战中本案成为最常被引用的判例，成为诸多商标的“挡箭牌”。
3.“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”案，进行近似性比对，在后普通商标不予注册
2016年北京高院在“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”商标异议复审行政纠纷二审案件中，直接适用2001年《商标法》第二十九条认定普通商标与地理标志商标构成近似，案情简介如下：
续表
该案中，北京高院不仅将普通商标与地理标志商标进行近似对比，而且还全面考虑了商标显著性和知名度、所使用商品的关联程度，以避免混淆为目标，适用第二十九条认定商标近似，彻底抛弃了“恩施玉露”案的思路。
此外，还存在不少法院适用现行《商标法》第三十条认定在先普通商标与在后地理标志商标不近似的案例，例如：“他留乌骨鸡TaLiuWuGuJi”证明商标争议案件。
上述案件对于地理标志商标与普通商标是否进行近似性比对所持观点和思路并不统一，既有认定近似，也有认定不近似，还有不进行近似性对比的案例。尤其是“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”案与《指南》的规定相去甚远。缘何出现如此反差？
三、合理性解释——保护地理标志
1.地理标志商标与普通商标发生冲突的背景
我国《商标法》2001年才将地理标志纳入保护范围，而在此之前必然已经存在大量已经获得注册的包含地理标志的商品或者服务商标（统称“普通商标”）。2001年《商标法》修法后，有关组织开始申请注册地理标志证明商标或集体商标，如果按照现行《商标法》第三十条、第十三条第三款将地理标志商标与普通商标进行近似性比对，大量地理标志商标就会存在注册障碍，地理标志就无法通过《商标法》实现保护。
较为流行的观点是，因地理标志产品质量、信誉或其他特征由该地域自然因素或人文因素决定，涉及某一地理区域内众多生产者，代表着一定范围的公共利益，不应被“私人”独占，因此地理标志商标与“私人”注册的普通商标相比应当受到优先保护。
2.《指南》“留有余地”
《指南》虽然“禁用”第三十条、第十三条第三款，表面上看可能造成实际近似的地理标志商标与普通商标共存。但地理标志商标及普通商标权利人尚有其他法条可以用来“维权”，例如：第十条第一款第（七）项规定“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的” ；第十条第一款第（八）项规定的“不良影响”；第十条第二款规定的“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”禁止注册并使用；第十一条规定的缺乏显著性的标志不得作为商标注册；第十六条规定的“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用”；等等。
实际上，因为《商标法》对地理标志商标与普通商标显著性要求并不相同，为了实现普通商标的功能而要求商标所具有的显著特征并不适用于地理标志商标。上述法条主要是对包含地名或者商品名称的普通商标申请注册设置多道障碍，实践中地理标志商标注册人多依据上述法条对普通商标提起异议或无效宣告，例如：
在上述“恩施玉露”关联案件中，2010年恩施玉露茶产业协会以“玉露”为湖北省恩施市五峰山一带所产绿茶商品的通用名称，对引证商标提起争议，引证商标因违反《商标法》第十一条第一款最终被撤销。
在“西山焦xishanjiao”商标争议案件中，因该商标注册在“干枣”上，而“西山焦枣”属于地理标志，而争议商标注册人未能举证证明使用争议商标的干枣商品来源于该地理标志所标示的地区，且争议商标的使用不会误导公众，因此争议商标违反《商标法》第十六条第一款被撤销。
由此可见，一般情况不会出现近似的地理标志商标与普通商标共存的局面。然而，即便如此，尚有部分包含地名或商品名称的商标无法依据上述法条被撤销。例如，第130131号“金华火腿”1979年获得注册时，《商标法》尚未出台，而当时实行的《商标注册管理条例》尚无“县级以上地名不得作商标注册”的规定。因此，对该商标无法通过法律途径予以撤销。
因此，根据《指南》的精神，不近似比对的规定至少可以让在后的地理标志商标与在先的普通商标共存。《指南》一方面使地理标志商标绕过普通商标这一拦路虎，同时还为其预留了“秘密武器”，让普通商标依然面临被不予核准注册或被无效的风险。
3.司法案例——保护地理标志商标
在上述案例中，凡是持“商标不近似”或者“不进行近似性比对”观点的案例中（“金华火腿”“恩施玉露”“他留乌骨鸡TaLiuWuGuJi”），争议商标均为地理标志证明商标，而引证商标为在先的普通商标，认定“商标不近似”或者“不进行近似性比对”的目的是让地理标志商标获得或维持注册。而在认定“商标近似”的案例中（“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”），争议商标为在后申请的普通商标，引证商标为在先的地理标志证明商标，法院认定商标近似的目的是保护地理标志商标，避免在后普通商标引起混淆误认。因此，看似个案标准不一，但价值取向均为保护地理标志商标。
四、是否应当将“不近似比对”进行到底？
不近似比对最为直接的后果是实际近似的普通商标与地理标志商标共存，然后导致混淆误认，这与《商标法》“禁止混淆”的基本原则不符。
回到本文开始举的例子中，在已有“西湖龙井”地理标志商标注册的情况下，其后某人申请将“西湖”注册在第30类“茶叶”上，如果不进行近似性比对，因“西湖”不属于县级以上地名，而且某人提供的“茶叶”恰好来源于“西湖”，就很有可能获得注册。就如法院在“东陂腊味”商标（普通商标）争议案件中认定，虽然该普通商标包含地理标志，但因申请人经营地位于“东陂腊味”的产地广东省连州市东陂镇，该商标就可以获得注册，如此一来，当普通商标与地理标志商标共存于市场，必然导致消费者混淆误认。
在“螺旋卡帕SCREWKAPPANAPA”商标案中北京高院正是基于争议商标导致混淆误认的可能认定商标近似，已经“偏离”《指南》的规定，却又符合“禁止混淆”的基本原理。
因此，随着地理标志逐渐注册为商标之后，再坚持“不近似比对”原则已无必要，从长远来看，并不一定有利于地理标志证明商标的保护。所以，在未来将地理标志证明商标、集体商标与普通商标进行近似比对的判例也会更加多见。
参考文献：
①《最高人民法院公报》2007年第11期：浙江省食品有限公司诉上海市泰康食品有限公司、浙江永康四路火腿一厂商标侵权纠纷案。
②案号：（2013）高行终字第1201号。
③案号：（2016）京行终2295号。
④案号：（2014）高行（知）终字第2078号。
⑤案号：（2016）京行终2159号。
⑥案号：（2015）高行（知）终字第1568号。
⑦案号：（2010）一中知行初字第3531号。
[1] （2016）京行终665、666、667号《行政判决书》。
[2] （2010）知行字第55号《行政裁定书》。
[3] （2015）高行（知）监字第2373号《行政裁定书》。
[4] （2009）一中行初字第1014号《行政判决书》。
[5] 臧宝清：《我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析》，载知产力，网址：http：//zhichanli.com/artic/e/782，最后访问时间：2018年8月。
[6] （2013）知行字第111号《行政裁定书》。
[7] （2013）一中知行初字第2390号、（2014）高行（知）终字1366号行政书。
[8] （2010）知行字第44号《行政裁定书》。
[9] 本案为北京知识产权法院建院两周年维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例（案号：（2015）京知行初字第5005号）。
[10] 一中行（知）初字第7874号、第7875号、第7876号、第7877号。
[11] 一般认为，美国确立商品化权（形象权）制度的判例始于1953年的“海兰诉托普斯案”。一名棒球手同海兰公司签订了独占性许可协议，许可海兰公司在贸易卡片中使用他们的肖像，而随后托普斯公司也同这名棒球手签订了类似协议。于是，海兰诉诸法院称自己对上述肖像拥有独占性财产利益，托普斯辩称海兰所签的协议仅能视为棒球手对原告放弃隐私侵权的起诉，并不能授予反对第三方的权利。纽约州上诉法院的判决书中写道：“我们认为，除了独立的隐私权外（他是不可转让的，人格性的），一个人对他的肖像的经济价值还拥有一项权利……这项权利可以被称为形象权（the right of publicity）。因为众所周知的是，公众人物不会因其面容被暴露于大庭广众之下而感到情感的伤害，他们痛苦的是其面容被作为商业广告出现于报纸、杂志、公共汽车、火车和地铁上而自己未得到报酬。因此，形象权必须是一种可以对第三者主张的排他性权利，否则，其经济价值难以实现。”自此，法院逐渐接受了“形象权”这种新型权利，并最终得到了美国法学会的一致确认。
[12] 参考1993年11月WIPO国际局公布的《角色商品化权研究报告》。
[13] 李钊：《007、哈利波特……知名作品形象如何进行商品化权保护？》，载《中国知识产权报》2015年11月。
[14] 参见《词根词源字典》关于“zipper”一词的解释。
[15] 参见：北京市第一中级人民法院第（2010）一中知行初字第2631号《行政裁定书》；《深圳市朗科科技股份有限公司关于“优盘”商标诉讼进展的公告》。
[16] 袁真富：《论商标退化及其法律规制》，载《西南大学学报》（社会科学版）2010年5月。
[17] 郑成思：《知识产权现值评估中的法律问题》，法律出版社1990年版，第57页。
[18] 李双利、魏大海：《服务商标地域性的司法意义》，载《人民司法》2010年第23期。
[19] （2013）民提字第2号、（2013）民提字第3号、（2013）民提字第102号。
[20] （2014）民提字第29号。
[21] （2014）粤高法民三终字第27号。
[22] （2014）一中行（知）初字第9633号《行政判决书》。
[23] （2015）京知行初字第3422号《行政判决书》。
[24] （2015）京知行初字第803号《行政判决书》。
[25] （2015）京知行初字第2700号《行政判决书》。
[26] （2015）京知行初字第3697号《行政判决书》。
[27] （2015）京知行初字第00193号《行政判决书》。
[28] （2015）高行（知）终字第2023号《行政判决书》。
[29] （2015）高行（知）终字第2073、2164、2035、2040、2041号《行政判决书》。
[30] （2016）最高法行再67号《行政判决书》。
[31] （2014）行提字第28号《行政判决书》。
[32] （2016）最高法行再33号《行政判决书》。
[33] （2016）最高法行再13号《行政判决书》。
[34] （2014）行提字第6号《行政判决书》。