由金佰利案看商标权与专利权之冲突
专利无效专业组 李向东律师 高级公司制合伙人
一、外观设计专利不得与在先权利相冲突
我国专利法第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”
授予专利权的外观设计不得与他人在先权利相冲突是我国专利法第三次修订新增加的一个条款。他人在申请日以前已经取得的合法权利主要是指：商标权、著作权（主要是指美术作品）、肖像权以及企业的名称、商号、字号权等。由于外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，所以，与外观设计最容易相冲突的在先权利就是商标权、著作权。
二、金佰利以在先商标权成功无效掉竞争对手的外观设计专利
金佰利国际公司是全球健康卫生护理领域的知名企业，成立于1872年，在全球35个国家和地区设有分支机构，个人健康护理用品、家庭生活用纸和商用消费产品是金佰利三大核心业务。1994年金佰利进入中国市场，引进国际先进管理制度以及多种新产品和新技术，如Kleenex舒洁、Kotex高洁丝等在中国拥有较高知名度，并广泛赢得了消费者的认可。
2016年6月，金佰利（中国）有限公司（以下简称金佰利）发现市场上销售的高柔丝系列卫生巾产品与其注册商标非常接近，且该产品包装还申请了外观设计专利，专利号为201530042257.9、专利名称为包装袋的外观设计专利（以下简称涉案专利）于2015年09月23日授权公告。
笔者代理了金佰利对涉案专利提起无效宣告。虽然涉案专利与金佰利注册商标存在细微差别，但是以我国专利法第二十三条第三款在先权利冲突条款无效该专利的可能性很大；为了保险起见，还针对涉案专利进行了全面的检索，增加了涉案专利与在先设计相比不具有明显区别，不符合我国专利法第二十三条第二款规定的无效理由。
经过口头审理，国家知识产权局专利复审委员会作出第31599号无效宣告请求审查决定书，全面支持了无效请求理由，宣告涉案专利全部无效。
审查决定认定：该案中，第12190548号注册商标的核定使用商品为第5类商品，其中包括卫生垫、月经带、月经垫等。涉案专利用于卫生巾的包装袋，因此两者使用的商品种类相同。将涉案专利主视图、后视图与第12190548号商标相比，两者整体布局、设计元素以及设计风格方面都基本一致，均以黑色为主色调，左下部有粉红色区域及水印，另外，中间的中文和英文、半月牙形的条状彩虹也基本相同。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标相似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。涉案专利包装袋主视图、后视图和第12190548号商标整体构图相似、颜色组合相同，主视图、后视图上的“高柔丝”文字与第12190548号商标上的“高洁丝”的字形和读音相似，已经易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与第12190548号商标的商品有特定的联系，因此应当认定涉案专利使用与在先商标相似的设计。涉案专利的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，不符合我国专利法第二十三条第三款的规定。(https://www.daowen.com)
本案为基于我国专利法新增权利冲突条款的典型案例，对该条款的实际应用具有重要参考意义。
三、法律、法规对于以在先权利无效外观设计专利的请求人是否必须为在先权利人没有任何限制性规定
根据我国专利法规定，自专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）宣告该专利权无效。也就是说，专利法对于提出无效宣告的主体没有任何限制性要求。
而关于权利冲突条款，现行专利法第二十三条的规定是，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突（与修改前的专利法相比，仅仅在于明确权利冲突的时间点为申请日）。
而现行《专利法实施细则》第66条对此作出进一步的规定：“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。”
根据相关法律、法规的上述规定，并不能得出以权利冲突提出无效宣告请求的请求人必须是权利人的结论，即只要能够提供充分的证据证明权利冲突存在，而请求人是否为权利人在所不论。复审委需要审查的只是权利冲突是否真实存在。
四、复审委始终坚持要求以在先权利无效外观设计专利的请求人必须为在先权利人没有任何法律依据，也被生效判决予以否认
复审委之所以坚持要求以在先权利无效外观设计专利的请求人必须为在先权利人，在于2010版《审查指南》第四部分第三章第3.2节《无效宣告请求人资格》中规定：“以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的。其中，利害关系人是指有权根据相关法律规定就侵犯在先权利的纠纷向人民法院起诉或者请求相关行政管理部门处理的人。”（06版审查指南对于请求人主体资格未做规定，但是对于权力冲突证据的规定类似：以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但未提交生效的能够证明外观设计专利权与商标权、著作权等在先权利相冲突的处理决定或者判决的，不予受理。）
《审查指南》作出的上述规定的依据，是前述《专利法实施细则》第66条的规定。但是如前所述，根据细则的上述规定，只是要求请求人提交证明权利冲突的证据，对于请求人的身份并无任何限制。
笔者认为，复审委坚持请求人必须为权利人或者利害关系人，更可能的法律出处在于02版《专利法实施细则》第65条中的规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”基于此条规定，非在先权利人基本无法提供权利冲突的处理决定或者判决，复审委据此对于以在先权利提起无效宣告，要求请求人为在先权利人或者利害关系人，似乎并无不可。
2010版《专利法实施细则》第66条已经对于02版细则作了修正，将请求人需提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决变更为证明权利冲突的证据，《审查指南》的规定不符合专利法及细则的相关规定。
北京市第一中级人民法院作出的［（2013）一中知行初字第40号］行政判决书，明确指出《审查指南》的规定及复审委的做法没有法律依据。判决指出：2010年《专利审查指南》将以在先权利为由申请宣告外观设计专利无效的请求人限制为在先权利人或利害关系人，然而，我国专利法以及《专利法实施细则》均未对无效宣告请求人的资格进行限制。在《专利审查指南》作为部门规章与法律法规的规定不一致的情况下，应当适用法律法规的规定，不应限制无效宣告请求人资格。专利复审委员会不应在未对是否存在权利冲突进行实体审查的情况下，仅以原告不具有请求人主体资格得出维持专利有效的审查结论。该判决被北京高院［（2014）高行终字第37号］判决书予以维持。
然而在该案中，复审委仍然沿用了对主体资格的审查，决定中确认：“证据1为第12190548号商标注册证，证据3为金佰利国际公司和金佰利（中国）有限公司签订的第12190548号商标使用许可合同。请求人在口头审理时当庭出示了证据1和证据3的原件，经核实，证据1和证据3的原件与影印件一致，专利权人在指定期限内也未对证据1和证据3提出异议，因此合议组对证据1和证据3的真实性予以确认。证据3证明请求人获得第12190548号商标的商标权人‘金佰利国际公司’的授权，在该商标证上核准范围内独占使用，专利权人对请求人的资格也未提出异议。因此证据3可以证明请求人具有对涉嫌与第12190548号商标权相冲突的外观设计专利提起无效宣告的资格。”
根据决定中的观点，如果请求人金佰利公司没有提供证据3，或者请求人与商标权利人根本不存在利害关系，复审委很可能还是会不予适用专利法第23条第3款规定。希望国家知识产权局能够尽快对《审查指南》相关规定进行适应性修订。