权利用尽，间接侵权，SEPs专利禁售令
——西电捷通VS.索尼案判决要点总结兼评论
专利无效专业组 彭燕律师
作为我国涉及标准必要专利（SEPs）侵权诉讼第一案，西电捷通诉索尼的WAPI专利侵权案件，北京知识产权法院以壮观的合议庭阵容进行了审理，并于2017年3月22日作出（2015）京知民初字第1194号判决，判决被告索尼公司停止侵害该专利权的涉案行为，并赔偿原告西电捷通公司经济损失8629173元以及合理支出474194元，总计910万元。
由于合议庭阵容的强大，本案在专利界无疑产生了不小的震动，在判决中对包括使用方法的权利用尽、间接侵权，以及SEPs专利禁售令等一些颇具争议的问题做出的解读，无疑将会对后续的专利诉讼带来一定影响。
下面本文将对判决中的相关观点进行梳理，并提出一点浅见。
一、判决的主要观点
（一）使用方法不适用权利用尽
判决指出：根据专利法第六十九条的规定可以看出在我国现行法律框架下，方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。并指出：结合专利法第十一条规定可以看出，在立法者看来，“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，故“使用方法专利”不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴。
（二）专利间接侵权行为不以直接侵权行为的成立为前提
判决指出：一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。之所以这样解释，是因为在一些使用方法专利中，实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户，而用户因其“非生产经营目的”不构成专利侵权，此时如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。故本案的被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经原告许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。
（三）我国首个SEPs专利禁售令的发布
判决指出：“禁令救济”在我国法律体系中体现为“停止侵害”。根据侵权责任法第十五条的规定可以看出，在我国现行法律框架中，专利侵权案件中适用停止侵害的侵权责任承担方式是一般规则，不适用是例外。本案中，原告和被告之间的谈判由于双方就提交是否签署保密协议的权利要求对照表而产生分歧，考虑到被告要求提供权利要求对照表具有合理性但并非必需，原告要求签署保密协议具有合理性，故认定本案中被告的行为明显具有拖延谈判的故意，许可谈判中的过错在被告，判决支持原告的停止侵权的请求。(https://www.daowen.com)
二、对以上判决观点的一点浅见
（一）使用方法专利也同样应适用权利用尽
法院依据专利法第六十九条的规定认为单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题，其机械地使用体系解释方法，认为使用方法专利不属于我国专利法规定的权利用尽的范畴，却忽视了立法目的，属于对权利用尽的不当解读。
专利权用尽原则也称为专利权穷竭，其与默示许可理论有密切联系。专利法第六十九条规定的立法目的是平衡私人利益和社会利益，在保护专利权人合法权益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益，便于贸易活动的正常开展，防止专利权对国内商品的市场流通造成阻碍。使用方法专利和其他专利一样，都不应该让专利权人在其售卖其实施方法专利的专利设备之后还能对其施加控制，以谋取多重利益。从专利法立法目的而言，事实上专利权人已经在售卖方法专利的专用设备时获取了足够激励其创造的利益，无需另行给专利权人设置权利以增加社会负担。将使用方法专利与其他专利区别开来，没有正当理由。因此专利法第六十九条第一款第（一）项的规定中的“专利产品”可以理解为包含实施使用方法专利的专用设备。
就国外司法实践而言，美国最高法在2008年的“Quanta Computer，Inc.，et al.v.LG Electronics， Inc.一案”判决中首次指出专利权用尽原则适用于方法专利，方法专利因体现该方法的产品的售出而用尽，理由在于方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽，但是方法可以具体化于产品中，方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽； 如果方法专利排除适用专利权用尽原则，专利权人可以将专利权利要求撰写为一种方法而不是一种装置规避该原则，这将严重削弱专利的权利用尽原则的作用。
因此，使用方法专利应当也可适用权利用尽。由此，原告销售AP/AS设备的行为属于权利用尽，被告在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中测试WAPI功能的行为未侵犯原告专利权，被控侵权产品的用户使用WAPI功能由于连接的是已经权利用尽的AP/AS设备，也未侵犯原告专利权。
（二）法院判决对本案属于独立存在的间接侵权行为的认定欠妥
首先，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提是业界通说，在北京市高级人民法院2001年发布的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中即有明确规定；在2003年最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（讨论稿）》中也明确了应在“共同侵权”法律框架中规定专利间接侵权问题。以上并不能因为本案“用户不构成专利侵权”而被任意打破。即不能因为涉案专利的使用方法看似无法在被诉产品上体现出专利保护作用，而任意打破“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，导致侵权判定中对 “全面覆盖”原则的全面违背。
不可否认，学术界中，专利间接侵权行为是否独立存在一直是有争议的，司法实践中也出现有相反的判决。但是，更多的学者仍然是支持间接侵权行为不能独立存在的，该规则在学术界被认为属于变相的“多余指定原则”的翻版、是变相的中心限定原则，有学者指出：独立存在的专利间接侵权理论违反了我国专利法的基本原理，破坏了专利法理论体系的结构，我国目前尚没有专利间接侵权理论的适用空间。
退一步讲，即使采用学术界的少数派理论，认为专利间接侵权行为可以不以直接侵权行为为前提，本案仍然不属于间接侵权。这是因为：单独存在的专利间接侵权行为，尤其是提供专用品之行为，实际是侵权违法行为的准备阶段。大部分学者认为：此类专利间接侵权的规制对象应限于同时满足该产品是“专门用于实施该专利的产品”和是“实施该专利的关键产品”两个要件。在支持单独成立的间接侵权行为的相关判决中，也指出：“且其销售的该产品是用于实施涉案专利的关键部件，故被告的销售行为间接侵犯涉案专利权。”（即使是这样的判决，在学术界仍然饱受争议）
回到本案，被告制造、销售的被控侵权产品作为MT一方，需要与AP、AS共同实施涉案专利。以涉案专利的权利要求1为例进行分析，作为方法权利要求，权利要求1限定了该方法包括7个步骤，其中步骤1由MT完成，步骤2由AP完成，步骤3由AS完成，步骤4由AS完成，步骤5由AP完成，步骤6由MT完成，步骤7限定了方法结束的效果。在该方法所包括的7个步骤中，仅仅步骤1、步骤6是由移动终端MT一方来完成的，方法步骤中的大部分步骤均非MT端完成，而是由AP、AS端完成。在此情况下，可以看出，被控产品并非实施涉案专利的关键部件。法院的判决仅仅落在“构成帮助侵权行为”，据此认定被告侵权有明显不当。
（三）判决中认为被告存在过错，判定停止侵权显失公平
首先，从侵权责任法第十五条的规定中，不能当然得出我国专利侵权案件中的一般规则与例外。更重要的是，本案所涉专利是标准专利，不能与普通专利案件等同。在涉及标准必要专利时，专利权人与实施人均必须遵守FRAND原则进行谈判和许可，即双方在许可谈判中均应恪守“公平、合理、无歧视”原则。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条第二款明确规定：推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
对于本案，原告与被告之间一直在进行协商。基于前述的各项理由，被告认为自己从原告处购买了专用于检测WAPI技术的IWN A2410设备，且从高通公司以合法途径购买了专用于WAPI技术的芯片，被告仅仅在手机中预装了相关软件，并未完整实施对应于涉案专利的权利要求1、2、5、6的方法，被告有充分的理由相信自己并未侵害原告的专利权。被告正是基于以上合理的自信，在协商过程中要求原告提供权利要求对照表以与被告的行为进行侵权比对参考，该要求完全合乎情理。判决中认为被告“理应能够判断”的认定值得商榷。
原告与被告的谈判因为要求提供的权利要求对照表是否需要保密而陷入僵持。对此，基于标准必要专利在许可谈判中应遵循的“公平、合理、无歧视”原则的考虑，即使权利要求对照表中可能包含专利权人的相关观点和主张，也应公开透明，而不应属于专利权人的保密范围，否则专利权人在各项谈判中对此均予以保密，将有滥用其市场支配地位的嫌疑，也难以保证谈判的“公平”“无歧视”的进行。因此，被告要求以非保密形式提供权利要求对照表是非常合理的要求。原告一直拒绝提供非保密形式的权利要求对照表，其行为违反了“公平、合理、无歧视”的谈判原则。
因此，本案属于原告“故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的”的情形。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的规定，不应支持权利人请求停止标准实施行为的主张。
综上，西电捷通VS.索尼案的判决确定了使用方法不适用权利用尽、在专利间接侵权行为可以不以直接侵权行为的成立为前提的规则，判决以谈判过程中被告明显拖延的故意为由支持了SEPs专利权人的禁令救济请求，属于较为严厉的判决，以上审判标准尽管存在争议，但不可否认其会对后续类似案件的审理形成一定影响。