被告在“灯”上使用“沃尔玛”不侵权，只因案外人已注册成商标
商标侵权专业组 文萁律师
近日，最高院“YKK”商标异议复审行政纠纷再审判决再一次引起业界对驰名商标跨类保护范围这一话题的热议。一般讨论驰名商标跨类保护范围主要关注的是商品之间的跨度，本文关注的是驰名商标跨类保护的另一种特殊情形，即在商标侵权案件中，原告主张驰名商标跨类保护至被告使用的商品上，但案外人已在与被诉商品相同或类似的商品上注册相同或近似的商标时，原告驰名商标能否在被诉商品上获得跨类保护？这个问题起源于“沃尔玛”商标侵权案件。
一、“沃尔玛”商标侵权案件[1]简介
1996年原告美国沃尔玛公司在第35类“替他人推销”服务上申请注册“沃尔玛”商标，该商标经过使用，在我国具有较高知名度。后续原告陆续在多个类别的商品和服务上注册了“沃尔玛”商标，但未在第11类“灯”上进行申请注册。
2000年，案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上向我国商标局申请注册了“沃尔玛WOERMA及图”商标。
2004年原告诉被告童小菊商标侵权及不正当竞争，被诉侵权行为包括：
（1）被告注册了中山“沃尔玛”灯饰厂；
（2）被告注册了www.woerma.com.cn 域名；
（3）被告在“灯”类商品上使用了“沃尔玛”商标。
法院认定被告使用“沃尔玛”商标不构成对原告商标权的侵犯，最终仅判决被告停止上述被诉侵权行为1、2。理由是，当驰名商标试图跨入其他未注册的类别领域，而该领域已有他人注册相同的商标时，驰名商标跨入该类别领域应当受到限制。因案外人广东顺德康福尔电器厂在第11类“灯”类商品上注册了“沃尔玛”商标，故原告的“沃尔玛”驰名商标在第11类“灯”类商品上的权利范围受到限制，原告的“沃尔玛”商标虽然驰名，但其既不能在第11类“灯”类商品上使用，也不能禁止他人在该相同或类似商品上使用“沃尔玛”商标。因此，被告生产、销售带有“沃尔玛”商标的灯，并没有侵害原告“沃尔玛”驰名商标的所有权。[2](https://www.daowen.com)
二、“沃尔玛”案件引起的主要争议
与“沃尔玛”案判决持相反观点的人认为，美国沃尔玛公司已注册的“沃尔玛”驰名商标在第11类灯具商品上不具有专用权，只应产生禁用权扩张的效力，其在该类别商品上并不能排斥已存在的案外人的商标专用权。美国沃尔玛公司驰名商标跨类保护产生的禁用权效力与案外人已存在的注册商标的禁用权并不冲突，也不矛盾。前者来源于驰名商标跨类保护的效力，后者来源于注册商标的自身效力。两者各自独立存在，在禁止他人侵权的问题上前者并不损害后者，也不会使后者“大打折扣”。因此，驰名商标禁用权的扩张不应受其所跨类别上存在注册商标的限制，但不能对抗在该类别上的注册商标人的权利。[3]
支持“沃尔玛”案判决的人认为，在他人已在相同或类似商品上注册了商标的情况下，除依法撤销该注册商标外，只要该注册商标合法存续，该相同或者类似商品领域已将其他类别商品上的驰名商标的排斥力排除在外，其他类别商品上的驰名商标的权利触角已无法进入该领域，也即这种注册商标构成了驰名商标进入该领域的实质性障碍。在已有该根本性障碍的情况下，该相同或者类似商品属于该注册商标专用权的排斥力范围，不宜再让其他商品类别上的驰名商标介入。[4]
三、问题的由来
由于商标注册审查以《类似商品和服务区分表》作为判断商品是否相同或类似的依据，不考虑其他已注册商标的知名度，因此至少在一段时间内会出现相同或近似标识在不同类别商品上注册的客观情况。另外，有的商标被不同主体在不同类别商品上的使用，已经具有较高知名度，形成各类别商品上知名度较高的商标共存的局面，例如分别在汽车、润滑油、葡萄酒商品上注册并使用的“长城”商标。
一般情况下，不同注册商标自用权互不干涉，禁用权来源于自用权，商标因其显著性、知名度不同其禁用权范围有大有小，不同类别商品或服务的相关公众可能存在不同程度的交叉重合，因此不同商标禁用权范围存在一定程度的重叠也是常见的。
四、驰名商标禁用权与案外人注册商标禁用权并不冲突
笔者认为，上述争议实质问题为“是否允许不同权利人所享有的商标禁用权出现交叉重叠”，现实中，驰名商标禁用权与案外人注册商标禁用权出现交叉重叠并不少见，如果均以“沃尔玛”案裁判思路认定被告不侵犯原告驰名商标权，必然给驰名商标保护造成不合理的障碍，最终也难以遏制“傍名牌”的侵权行为。
首先，从法理上来说，如同车祸现场存在多个被害人一样，同一商标使用行为同时侵犯不同主体的商标权利也是有可能的。因为相关公众的区分和重叠，被诉商标侵权行为既可能造成对驰名商标的跨类混淆或淡化效果，还可能造成同类商品的来源混淆，分别满足侵权要件，就可能既侵犯原告驰名商标权和案外人注册商标专用权，原告和案外人均有权起诉并要求其停止使用并赔偿损失，因此，原告驰名商标与案外人注册商标保护不是非此即彼的关系。
其次，在原告与被告的驰名商标侵权诉讼中确定案外人注册商标成为阻碍驰名商标跨类保护的实质性障碍，首先需要确定被诉侵权标识和产品落入案外人注册商标权利范围。在“沃尔玛”案件中法院实际上将案外人商标权绝对化，认为被告不侵犯原告商标权背后的理由是“被告实际侵犯了案外人的商标权”，这本身有超出法院审理范围之嫌。而且，如果案外人注册商标本身违反《商标法》第十三条构成对原告驰名商标的复制、摹仿、翻译，原告可以请求对该商标宣告无效或禁止其使用，因此案外人商标权并不是绝对的，在原告诉被告商标侵权案件中并不能就此定论。
再次，一般情况，除非案外人注册商标本身违反《商标法》第十三条构成对驰名商标的复制、摹仿、翻译，否则驰名商标禁用权不能对抗案外人注册商标的自用权，也不影响案外人行使商标禁用权，因此并不会使案外人权利“大打折扣”。如果被告因侵犯驰名商标被判停止使用，案外人禁用权事实上已经实现。至于侵权损害赔偿额，主要依据为权利人所受损失、侵权获利，这都与被告具体侵权行为和权利商标的知名度有关，原告和案外人基于各自的权利请求赔偿，并不会导致赔偿额重复计算，也不会导致案外人所获赔偿额有所减损。
最后，虽然商标侵权不以被告存在主观故意为要件，但在涉及驰名商标侵权时，被告主观上很有可能是想搭乘驰名商标的便车，而非想与同类商品上并不知名的案外人注册商标相混淆，实际结果也可能是误导相关公众，造成驰名商标权利人的利益受损，这已经符合侵权构成要件。如果硬是从同类商品上注册商标属于案外人的表象来判定被告不侵权，必将纵容“傍名牌”的行为，原告维权无门，驰名商标禁用权将如同虚设。