英国系统专利侵权:实际效果发生原则

(一)英国系统专利侵权:实际效果发生原则

在英国,同样也有类似系统专利侵权案件。由于专利法律制度的差异,英国法院在处理该类案件时有自己独特的判决思路及理由。

在2002年Menashe Business Mercantile Ltd.v.William Hill Organisation Ltd.案(以下简称Menashe案)中,Menashe公司是一个游戏系统欧洲专利的专利权人,这个游戏系统专利的权利要求包含一个主机、终端计算机、用于在主机和终端计算机之间的传输方式和用于操作终端计算机的程序。被告是一家博彩公司,它在英国运行一套对英国境内的计算机用户开放的游戏系统。被告公司向用户计算机安装一个特定程序之后,用户的计算机就成为整个系统中的终端计算机,但被告公司的游戏系统的主机位于荷属安的列斯群岛(拉丁美洲群岛)。Menashe公司诉称,当客户的终端计算机和被告的主机之间通过互联网相连接时,整个游戏系统则落入了其专利权利要求范围,构成专利侵权。此外,尽管被告辩称他们的主机在英国的司法管辖之外,但不可否认的是被告提供了这个游戏系统,并对英国的消费者提供相关程序,而这一行为等同于是为在英国境内实现发明效果而提供发明的关键性组成元件,因此,根据1977年《英国专利法》第60条第2款[26]的规定被告仍然构成侵权。该案展现了系统专利在专利侵权中出现的典型情形——系统元件并非完全存在于该专利权有效的一国境内。

该案中,原被告围绕专利系统主机外置是否仍构成侵权展开辩驳。原告认为被告在英国提供计算机程序的行为已经落入《英国专利法》第60条第2款的范围之内,即在英国为他人提供发明的关键部分,并旨在将发明在英国发生效果。原告提出两个论点来证明自己观点——“在英国发生效果”与此发明实际上在英国使用不一样,只要使用产生的效果发生了,就足够证明被告的侵权行为成立(It is sufficient if there is the effect of use here)。第一,欧洲专利公约(EPC)、欧共体专利公约(CPC)和专利合作条约中的有关规定与《英国专利法》第60条规定对该类行为的规定有着相同的立法目的,例如EPC第26条第1款中表示“一个共同体专利应该赋予他的权利人阻止任何第三人未经其许可在缔约国境内提供或者许诺提供给他人”。不仅如此,通过分析德国、意大利、西班牙、葡萄牙等国家对该专利实施行为的表述[27],都只要求能使发明有效运作起来,并使之能够在与其地点被利用即构成侵权,并没有强制要求设备完整存在于某一国家。这些条款都只要求对发明专利的提供行为是在一国境内发生。第二,涉案的发明专利实际上是一个系统,因此,以该系统发生特定效果来展现它被使用的状态是没有问题的,如果一定要认为它这种主机外置的状态使它不能被认为是在英国,那这个系统是在哪里?一边说英国用户在使用这个系统,一边又说这个系统技术没有在英国产生特定效果的说法过于荒谬。[28](https://www.daowen.com)

被告的辩护律师承认该程序是在英国供应,但他认为这并不能说明该发明在英国使用,因为针对在英国使用后使之发生效果这一结论而言,要求主机和终端计算机都在英国。而导致原告无法胜诉的根本原因是权利要求撰写人的失误,而这本是可以避免的,不能让不特定的公众为权利人的撰写错误埋单。为此,他同样举出两个论点来证明他的观点。一是欧洲专利公约规定的使用是在“缔约国的区域”(territories of the Contracting States)的使用和“在其中”(therein)的使用。用“在英国境内产生技术效果”的表述含义过于宽泛,不易确定。二是根据临时过境条款的内容,如果外国交通工具临时通过一国领域时,为交通工具自身需要而在其设备或装置中使用有关专利技术的,不构成专利侵权。既然使用者不构成侵权,为什么提供者会构成侵权?

该案中,法官接受了原告的说理。他认为允许被告使用假定的跨境问题避免系统权利要求侵权将造成难以想象的后果。假若有人在英国和法国安装、销售电信设备,如果这项专利的权利要求保护的是A和B,如果A部分在英国,B部分在法国,那么按照被告的观点,这种侵权行为就没有办法约束,类似的情形还有绕地卫星和它地面系统这类专利。而在英国发生效果(into effect in the U-nited Kingdom)关注的是在英国产生技术效果而非在英国使用。案件关注的焦点应当是确定发明产生效果的地域,以确保提供行为和由此产生的效果是在同一领土内。该案涉案专利是一个系统,是各种元件的组合,也许各个元件是现有技术或者缺乏新颖性,但是它们的组合体却不一定。被告的第二个论点是不正确的,临时过境的侵权例外是整个专利制度中一个小的例外,它适用的是特殊环境,而该案并不适用那种情形,况且对在交通工具上使用专利技术是法定的豁免情形,这并不代表同时豁免了为他人提供侵权产品的侵权责任,如果有人提供了在交通工具上使用的某发明的关键部分,则提供者可能构成侵权。至于对“在英国境内发生效果”表述过于宽泛,可以参照《布鲁塞尔公约》第5条第3款,该条授予在其境内发生有害事件的会员国法院受理侵权案件的管辖权。没有人会认为当被告运行该系统的目的是让英国用户使用该系统时,实施发明的这一行为不是发生在英国境内。因此,尽管该案中被告的被控侵权系统中的主机位于英国境外,但这并不影响法院认定该系统在英国提供并产生了效果,因此被告侵权成立。

根据此案可以看出,对于系统专利常出现的组件外置侵权这一类型,英国法院采取与美国法院同样的态度,以被控侵权系统实质上在一国境内产生什么效果,被控侵权人主观上对被控侵权系统在一国投入所欲达到的目的为何等界定侵权成立与否,并试图为引导行为人依法行动,维护权利人利益起到正确引导作用。