美国跨境技术特征在专利侵权认定中的审查认定
1.组件跨境的纳入审查:“整体使用+有益使用”标准(https://www.daowen.com)
美国最早涉及系统专利跨境侵权的案件是1976年的Decca案,其涉案专利是一项信号发接收无线电导航系统。该案中,Decca公司指控美国政府控制的一套导航系统侵犯了其专利。美国政府控制的被诉导航系统大部分位于美国境内,但有两个固定站位于挪威。因此,美国政府认为其被控侵权系统不符合《专利法案》第271条(a)款下“在美国境内”这一条件,因此,不能被认定为侵权。尽管如此,审理该案的法院认为从“制造”行为侵权分析,被控侵权系统中有一个发射站(transmitting stations)位于美国境外的挪威,以致该系统的整体组装操作很难被视为发生在美国,故而难以在法律层面上认定制造该系统的行为发生“在美国”。[11]但其同时也指出,从“使用”行为侵权的角度分析,包括挪威发射站在内的整个系统的拥有者是美国政府,整个系统的运行和维护完全是受美国政府的控制,且对该系统的实际获益使用也是在美国境内,因此该系统的使用发生在美国。[12]
2005年美国NTP案中,被告RIM公司投入美国市场上的被控侵权系统——黑莓邮件系统包括:(1)一个移动终端;(2)用户电脑终端或服务器上安装的转发软件;(3)中继站;(4)无线网络。邮件的接收和发送将通过无线网络从邮件服务器发送至中继站,再由中继站自动将邮件发送至用户的移动终端。RIM公司抗辩称其黑莓系统中自动转发邮件的中继器位于美国境外的加拿大境内,因而不构成侵权。审理该案的法院认为,对于这类系统专利而言,问题的关键不是整个系统是否全部位于一国境内,而应该考虑“使用”系统的行为会否分布存在于置有部分系统组件的其他国家。出现前述情况时,则“使用”行为发生地应该确定为“将系统作为一个整体投入服务的位置(如控制整个系统运作)并且能在此获益的地点”[13]。因此,不论被控侵权系统中是否存在位于美国境外的组件,只要核心控制部分是在美国境内投入,仍然属于美国专利法上的“使用”侵权。
2008年美国Renhcol Inc.v.Don Best Sports案中,原告指控外国网站运营者侵犯其一项通过互联网预测电子市场信息的专利。但法院认为尽管被控侵权系统中,一部分存储编码的计算机或者计算机储存介质位于美国境外的加拿大,但并不能以此作为排除被告直接侵权行为成立的依据。2009年Uniloc USA Inc.v.Mirosoft Crop案(以下简称Uniloc案)涉及一项减少未经授权使用软件的软件注册系统。尽管被告主张依据美国《专利法案》第271条(a)款的规定“除本法另有规定外,在专利权存续期间,未经专利权人许可,在美国境内制造、使用、许诺销售、销售或进口任何已获专利权的发明,属于侵犯专利权”。是既定的法律,该条限定了侵权行为发生的地域范围,而其MPA系统的域外部分不在美国,所以不构成侵权。但法院认为NTP案中“系统作为一个整体投入使用理论同样适用于微软公司”,并判定微软公司承担侵权责任。2012年Prism technologies,LLC V.Adobe systems,Inc.案中,法院同样依据NTP案中确立的“整体投入使用并有益使用”规则裁决了一起被控侵权系统部分组件位于美国境外的专利侵权纠纷。法院认为“被告利用位于美国的激活系统激活安装在国外用户电脑中的软件”的情形符合“整体使用”。综上可知,美国法院确立了以“依据美国是否是系统整体投入使用,即国内实际控制系统运行并获得相应利益的地方”[14]的“整体使用”(the system as a whole put into service)和“有益使用”(beneficial use)为认定系统专利组件跨境侵权的判断标准。
2.步骤跨境的限制纳入:“权利要求每一步骤均发生在美国境内”标准
美国法院认为“使用”方法专利与“使用”系统专利有所不同,因此,其在确立系统专利跨境侵权认定规则的同时,发展起一套不同于“整体使用或有益使用”规则的方法专利侵权认定标准。“在现行法律下,一个主体实施了某个专利系统中的一个组件就是‘使用’了整个系统,使之承担《专利法案》第271条(a)款中规定的直接侵权责任”[15],“除非该方法专利的每一步都在一国实现,否则在《专利法案》第271条(a)款下,方法专利不可能在美国境内使用侵权”。[16]法院对使用系统专利和使用方法专利采取了不同的认定态度。其认为系统往往作为一个整体使用,系统专利组件间“牵一发而动全身”的关系,使得对“使用系统专利”的分析应当从整体视角进行;而方法仅单纯地由一系列操作(步骤)组成,因此对方法的使用必须具体到权利要求所记载的每一个步骤来分析。[17]
NTP案中960专利的权利要求书关于方法权利要求的部分描述为,“一种将电子邮件系统中多个原始处理器之一的初始信息传送到至少一个目标处理器上的方法,包括:将来自原始处理器上的初始信息传送到电子邮件系统中的网关转化器上;将初始信息从网关转化器传送到一个界面转化器上;将网关转化器上接收的信息从网络界面转化到一个射频信息传输网络,利用射频信息传输网络将初始信息传送到至少一个射频接收器,将原始信息传输到至少一个目标处理器上;电子邮件系统中原始处理器携带的其他原始信息通过无线方式传送到至少一个目标处理器上……”[18]在RIM公司运行黑莓系统的过程中,包括在美国境内实施的邮件传送—接收过程,和将邮件信息传送到位于加拿大境内的固定站和目标终端的过程,即被控侵权方法的部分步骤发生在国内,部分发生在国外。对此,美国法院指出“方法专利的每一步骤都应该在本国境内实施,否则该方法不可能构成第271条(a)款中规定的‘在美国境内’使用”,并援引1976年Roberts Dairy Co.v.United States案中的“除非方法专利权利要求的每一步骤或者每一阶段都被实施利用了,否则不构成方法专利侵权”[19]的说理。
2010年Yangaroo Inc.v.Destiny Media Technologies Inc案(以下简称Yangaroo案)中,Yangaroo在美国享有专利权的一个向认证用户分配音频与视频的方法专利。该专利的权利要求1描述为“一个通过分布式计算机网络将内容分配给众多接受者的方法,每个接受者都有一个与网络相连接的终端。接受者通过网络发送请求并获取访问路径,服务器储存每个接受者含有用户登录信息和唯一标识码的用户文件,在接受访问请求时比对发送请求的终端用户信息,在信息完全相符的情况下提供访问内容文件的接口”。原告指控被告Destiny公司使用的视听资料发送方法侵犯了其所拥有的该项方法专利。同样,被告举证证明其支撑该方法运行的服务器分别设置在了美国之外的温哥华和英国,因此,境外服务器处理的步骤当然随之发生于境外,被告的行为不构成美国《专利法案》第271条前四款下的侵权。但是对于是否构成《专利法案》第271条(g)款侵权,法院认为“将数字文件加密发送给请求人的服务器位于美国境外,方法专利的实施不满足‘在美国境内使用’这一限制,而且从涉案专利权利要求书的描述来看,必要技术特征中没有描述产生数字作品的步骤,实施该专利方法不会产生‘依专利方法直接获得的产品’”[20],最终作出方法专利侵权不成立的判决结果。在2014年Blue Spike,LLC v.Soundmouse Ltd.案中,法院同样以“音频及音乐识别”这一步骤发生在美国境外,不满足方法专利侵权的成立要求被控侵权方法的“每一步骤均发生在美国境内”为前提。同年,Home Gambling Network Inc.v.Piche案中,法院相同以“方法步骤并未全部在美国境内实施因而不构成侵权”为由判决被告不构成侵权。
美国法院处理方法专利侵权与系统专利侵权案件的结果及说理体现了其对待两者的不同态度。其给予了系统专利侵权的域外延伸救济却否定了方法专利侵权的这种延伸,这实际上限制了法院对方法专利在域外实施部分技术特征的司法保护之延伸。[21]美国法院认为系统专利负有“共同性”(the joint nature),而方法专利偏向“单独性”(the individual nature)。因为方法专利权利要求由一系列步骤构成,在“全面覆盖原则”下,对这类“有时间过程要素”的技术方案的“使用”应当再现权利要求中的每一个步骤;而系统专利则可以看作一个整体的产品,在“使用”时有牵一发而动全身之效果,所有的组件是同时被“集合性”地使用,而不是单个地被实行。然而这种对方法专利跨境侵权的“高门槛”认定标准,对于类似亚马逊这种保护其网站“一键式”结账专利,主要依赖并布局方法专利的公司无疑是个噩耗。