日本技术特征跨境的审查认定

(三)日本 技术特征跨境的审查认定

出于对技术及技术所有人的尊重,日本2003年民事诉讼法修改时,专门对基于发明和实用新型专利权、集成电路布图设计以及软件著作权等技术性较强的诉讼案件作出专属管辖的规定。对于专利侵权,《日本专利法》第101条历经多次修改后形成了比较详细的规定,该条第1~3项是对专利为物品发明的专利侵权行为之规定,包括“以构成业务的方式,进行仅在该物品的制造中用到的物品的制造、转让等、进口或为转让等而许诺的行为”,“明知发明为专利发明且物品是实施发明所用到的物品的情况下,仍然以构成业务的方式,进行制造专利物品所使用的(在日本国内广泛流通的物品除外)且为解决发明问题必不可少的物品的制造、转让等、进口或为转让等而许诺的行为”和“为以构成业务的方式转让等或出口该物品而持有物品的行为”。该条第4~6项是对专利为方法发明的侵权行为之规定,包括“以构成业务的方式,进行仅在该方法的使用中用到的物品的制造、转让等、进口或为转让等而许诺的行为”,“明知发明为专利发明且物品是实施发明所用到的物品的情况下,仍然以构成业务的方式,进行在专利方法的使用中用到的(在日本国内广泛流通的物品除外)且为解决发明问题必不可少的物品的制造、转让等、进口或为转让等而许诺的行为”和“专利为制造物品的方法专利,以构成业务的方式转让等或出口该方法所制造的物品而持有物品的行为”。[24]该条既规定了专利直接侵权行为,又涵盖了专利间接侵权行为(该条第1、2、4、5项);既包括了不考虑行为人主观要件的侵权行为,又纳入了考虑行为人主观恶意的侵权行为(该条第2、5项)。

根据日本专利法的规定,对专利发明的实施的正确理解应该是行为人实施了专利权利要求的全部技术特征,如果只实施了一部分,则不构成专利法意义上的实施。而且,对于间接侵权的态度是,将间接侵权作为一种独立的侵权形态,不以直接侵权为前提。

对于由产品集合而成的系统专利来说,由于《日本专利法》第101条第1项直接规定了产品与在产品制造中使用的物品之间的关系,因此在对专利产品的组装或销售过程中使用的所有物品进行销售或展示的行为都构成该项下的间接侵权。尤其在《日本专利法》明确将计算机程序等视为“物品”的规定下,等于将以通信线路等方式提供“计算机程序等”的行为直接纳入间接侵权的规制下。这对于云计算专利中以软、硬件相结合的系统专利发生侵权而言,无疑提供了直接的间接侵权成立的法律依据。

对方法专利采用“权利要求每一步骤均发生在本国境内”标准的不仅仅只有美国,在日本的司法实践也有类似的判决。在日本一项专利侵权案件中,原告拥有关于电镀图像形成的方法专利。被告制造用于钟表文字盘的电镀图像并向钟表文字盘的厂商销售,原告以被告侵害其专利权为由将被告诉之法庭并提出停止侵权等请求。该案的争议焦点在于,涉案的专利方法的最后一步是将电镀图像贴附到钟表文字盘上(技术特征6),而实施该工程的是购买被告产品的文字盘厂商而非被告。日本法院认为,从被告产品用于钟表文字盘的电镀图像的商品特性以及构造来看,被告的产品在销售给文字盘厂商以后,由文字盘厂商将被告产品后面的贴纸剥离并贴附在文字盘等附着物上的事实十分明显,因此,可以认为被告的产品不具备其他用途。相反,购入被告产品的文字盘厂商以上述方法进行使用,这种使用方法从被告产品开始制造时就已经在计划之内。所以,被告的产品制造过程不落入技术特征6的范围,实施技术特征6的不是被告,但可以认为被告是以购买其产品的文字盘厂商为工具实施了该工程。因此应该将被告行为视为实施了包含涉案专利发明全部技术特征的整体工程,从而认定侵犯原告专利权。但是在专利产品出口的情况下,如果购买被告产品的文字盘厂商将产品贴附在钟表文字盘上的行为是在日本国外进行的,即被告仍在国内,而符合技术特征6的行为是由国外的购买者在国外实施,那么包含涉案专利发明全部技术特征的整体行为,成为部分在日本国内实施部分在国外实施的类型。由于在国内实施的部分没有完全落入方法专利的技术范围,因此无法认定在国内实施了该方法专利。按照日本专利权的属地性——本国的专利法效力仅限于本国领域内,在被告产品出口的情况下,就不能认定被告产品的制造行为构成专利侵权。因此法院认为在该案中,虽然认定了被告在日本国内销售其产品,但用来认定被告产品出口的事实证据不足。[25]可见,日本在认定方法专利侵权时,也要求权利要求每一步骤均发生在本国境内才考虑是否构成方法专利侵权。