深圳市金丛智能科技有限公司、深圳市金丛运动设备有限公司侵害发明专利权纠纷

七、深圳市金丛智能科技有限 公司、深圳市金丛运动设备有限公司侵害发明专利权纠纷 [16] [17]

案情聚焦

深圳天轮科技有限公司(以下简称天轮公司)在2017年8月25日至2019年3月28日期间是专利号为ZL 201110089122.9、名称为“电动独轮自行车”的专利权人。天轮公司于2018年向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼称,深圳市金丛智能科技有限公司(以下简称金丛智能)和深圳市金丛运动设备有限公司(以下简称金丛运动)侵害了其发明专利权,请求判令两被告立即停止侵害专利权的行为,并共同赔偿经济损失人民币100万元及合理费用57500元及本案的诉讼费。广东省深圳市中级人民法院经审理认为,被诉侵权产品全面覆盖涉案专利权利要求9的保护范围,构成侵权,并判令两被告立即停止相关侵权行为,金丛智能赔偿天轮公司经济损失和合理开支共计人民币30万元,金丛运动就其中的8万元承担连带赔偿责任。金丛智能和金丛运动均不服上述判决,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院于2019年10月21日公开审理此案,归纳的争议焦点为:1.天轮公司是否有权提起本案诉讼;2.被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围;3.金丛智能和金丛运动的现有技术抗辩是否成立;4.金丛智能和金丛运动应承担的法律责任。关于诉权问题,二审认为,在没有明确证据的情况下,天轮公司在2018年3月28日对外转出专利权的行为不意味着其将自己拥有专利权期间应获得的财产权益一并转让给受让人。因此天轮公司具有提起本案诉讼的权利。关于是否侵权以及现有技术抗辩是否成立的问题,二审认为,被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求9的保护范围,且现有技术抗辩不成立。关于金丛智能和金丛运动应承担的法律责任,二审认为,专利权是一种绝对权,专利权人享有排他的权利,而停止侵权责任仅针对判决生效之后的行为,虽然涉案专利的现专利权人明确授权天轮公司以自己的名义参与本案诉讼程序,但该现专利权人已向金丛智能授权制造、销售涉案专利产品,故金丛智能在本案中无需承担停止侵权的责任,在金丛智能获得现专利权人授权的情况下,金丛运动许诺销售、销售金丛智能制造的产品不视为侵权专利权,因而也无需承担停止侵权的责任。原审法院此部分的判决有误,予以改判。据此,最高人民法院作出终审判决,判决撤销原审判决中的第一项(停止侵权),以及维持原审判决中的第二项和第三项(赔偿损失和驳回天轮公司其他诉请)。

律师评析

诉权是原告得以提起诉讼的基础,对诉权的剖析有利于从根本掌握专利侵权诉讼的核心和精髓,也与诉讼请求是否能够得到支持直接关联。本案的二审对于一审在上述问题的认定有误之处进行了纠正,并就专利权侵权纠纷中的诉权和由诉权对应的诉讼请求是否能够得到支持进行了详细论述,具有指导意义:

首先,是否具有诉权考虑的是在提起诉讼之时的诉讼资格。因此,在提起诉讼当时的专利权人是当然具有诉讼资格的适格主体,而不论其是之前继受取得该专利权还是在提起诉讼之后又将专利权对外转让。当然,该专利权人持有专利的时间段会影响其所能主张的权利。譬如,专利权人通常只能主张其所持有专利期间的损失(或侵权人的获利)作为赔偿。需要特别注意的是,即便专利权人在提起诉讼之后又将专利对外转让,在无相反证据证明的情况下,也不能认为其将拥有专利权期间获得的损害赔偿也一并对外转让。即专利权人在提起诉讼之后的转让行为不影响其获得持有专利之时的赔偿的权利。

其次,在专利侵权案件中,原告的主张通常会包括停止侵权行为。在法院判定侵权行为成立的情况下,也通常会支持原告的这一主张。然而需要注意的是,随着诉讼的进行,专利权及相关的许可情况可能发生变化,有可能出现不应判决停止侵权行为的情形。在本案中,一审原告(提起诉讼时的专利权人)在诉讼进行期间将专利转给了案外第三人,而案外第三人又在二审生效判决作出前向一审被告许可了非独家使用权。由于停止侵权仅针对判决生效之后的行为,在判决生效时,对于一审被告已经获得了有效的专利使用权的许可情形,则不应再作出停止侵权的判定,也即,一审被告在此情形中无需承担停止侵权的责任。此外,在制造商获得许可的情况下,销售商销售或许诺销售的行为也不视为侵犯专利权,因而也无需承担停止侵权的责任。