国家知识产权局、第一三共株式会社专利行政管理（专利）再审行政诉讼案
案情聚焦
华夏生生大药房（北京）有限公司于2011年12月21日向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了无效宣告请求，请求宣告专利号为01815108.6、名称为“氢化吡啶衍生物酸加成盐”的发明专利权（以下简称涉案专利）全部无效，该专利的专利权人为第一三共株式会社和宇部兴产株式会社。专利复审委员会基于无效请求人提供的证据，认定涉案专利涉及的化合物为证据2或证据3的选择发明，由于涉案专利说明书以及专利权人均未提供能够证明本专利权利要求1-2的普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐相对于证据2或证据3的现有技术取得了预料不到的技术效果的证据，不具备创造性，最终作出第19771号无效决定，宣告涉案专利权全部无效。
专利权人宇部会社和三共会社不服上述无效决定，在一审共同诉称，专利复审委员会关于最接近现有技术的认定错误、关于本发明并未取得意想不到的技术效果的认定错误，以及关于本发明不具有创造性的认定错误，请求法院撤销第19771号决定。经审理，北京市第一中级人民法院认为专利复审委员会关于最接近现有技术的认定准确，关于本发明不具有创造性的认定正确，判决维持专利复审委员会作出的第19771号决定。
二审法院认为，专利复审委员会要求将本专利技术方案与普拉格雷可药用盐的技术方案进行对比缺乏可操作性且违背本领域技术人员通常的认知，因此其对本专利说明书中记载的本专利技术方案相对于普拉格雷游离碱或者本领域技术人员通常认知的与其效果等同的可药用盐本身是否具有预料不到的技术效果没有进行认定，因此其应当重新对此进行认定再作出本专利技术方案是否具备创造性的决定，据此北京市高级人民法院判决撤销一审判决，撤销第19771号审查决定并判令专利复审委员会就华夏公司对本专利所提无效宣告请求重新作出审查决定。
最高人民法院再审认为，在证据2和证据3给出制备普拉格雷药学盐酸盐和马来酸盐技术启示的前提下，得到权利要求1或2的技术方案，是本领域技术人员基于本领域普遍存在的动机作出的常规选择，选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果。专利说明书未就选择普拉格雷游离碱而非“其他普拉格雷药学上可接受盐”进行对比实验提供充足理由，三共会社、宇部会社在专利审查和行政诉讼期间提交的证据亦无法证明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相比证据2和证据3所公开的“其他普拉格雷药学上可接受盐”具有预料不到的技术效果。最终判决撤销北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第2879号行政判决，维持北京市第一中级人民法院作出的（2013）一中知行初字第2469号行政判决。
律师评析
在医药化学领域中，采用选择发明的方式，从现有技术公开的较大范围的专利权中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围方案，达到延长专利链条保护期限的目的，是较为常见的医药专利布局策略。专利保护期限对于医药企业可谓是一寸光阴一寸金，该种布局策略对于前期耗巨资进行医药开发的企业来说，无疑能够带来巨大的独占利益。
而在进行选择发明创造性判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明通常不具备创造性。
除此之外，还需要特别注意的是，在专利文件撰写时仍应注重选择发明与最接近的现有技术之间的技术效果对比，尤其是生物医药类的选择发明，必要时应当给出充分的技术效果对比实验数据，无论是在授权过程中还是在确权过程中，原始说明书记载的实验数据都将是判断技术效果最为直接有利的证据。
综上，本案对于选择发明的创造性判断给出了指导性的标准：关键在于考虑其相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果，要证明技术效果需相应实验数据支持。这使得包括原研药及仿制药在内的医药企业在日后的专利申请或诉讼中可予以借鉴。