西安市宏卓机器人技术有限责任公司诉西安天鹰防务科技有限公司侵害技术秘密纠纷案
案情聚焦
2016年5月18日，宏卓公司（乙方）与天鹰公司（甲方）签订《技术委托合同》及《无人机自动起降装置技术协议》，其中《技术委托合同》约定，天鹰公司委托宏卓公司研究开发无人机自动起降装置项目，并支付研究开发经费和报酬；第2条约定的总体计划为2016年5月1日至6月20日，并约定了项目时间的具体安排；合同签订后，天鹰公司按照合同约定于2016年5月19日向宏卓公司支付合同总金额的60%，计91200元，宏卓公司按照合同约定进行相应的研究开发工作。2016年6月14日，天鹰公司（甲方）与宏卓公司（乙方）签订了《技术委托合同〈附款〉》及《无人机自动起降装置技术协议〈附款〉》，其中《技术委托合同〈附款〉》第3条约定，交货日期6月31日；第5条约定，研发成果为甲乙双方共有，甲乙双方均有免费使用权，双方在未经对方同意的情况下，无权单方面转让给第三方，成套设备专利属甲方独有。后因宏卓公司未能在双方补充签订的《技术委托合同〈付款〉》约定的时间向天鹰公司交付符合合同约定的研发产品及相关资料，天鹰公司于2016年8月10日向宏卓公司下发《项目终止告知书》，告知宏卓公司停止所有与该项目有关的工作，并根据所签合同及其附加条款核算双方损失。随后，天鹰公司向西安仲裁委申请仲裁，2018年7月25日，西安仲裁委作出西仲裁字（2017）第1493号裁决书，裁决宏卓公司自收到裁决书之日起十日内向天鹰公司退还研究开发费用91200元。2016年8月29日，天鹰公司申请了名称为“一种车载式无人机升降平台系统”（申请号为201610767296.9）的专利。宏卓公司认为天鹰公司申请的专利技术侵害了其商业秘密，向一审法院起诉要求天鹰公司停止侵权，消除影响并公开赔礼道歉，赔偿经济损失15万元。一审法院认为宏卓公司提交的产品设计图纸、实物、技术说明等证据，未经专业机构评定，不足以证明天鹰公司申请的专利技术来源于其所主张的技术秘密，驳回宏卓公司的诉讼请求。宏卓公司不服陕西省西安市中级人民法院的一审判决，向最高人民法院提起上诉。二审法院另查明，涉案专利申请公开文本权利要求书记载了10项权利要求，授权文本权利要求书合并为一项权利要求。专利文件中记载涉案专利的本国优先权日为2016年4月13日。最高人民法院认为，依据《专利法》第29条第2款，申请人在中国首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向中国提出的专利申请，都看作是在首次申请的申请日提出的，不会因为在优先权期间内，即首次申请的申请日与在后申请的申请日之间任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。在首次申请日和在后申请日之间任何人提出的相同主题的发明创造专利申请因此失去新颖性而不能授予专利权。根据天鹰公司提交的《专利申请受理通知书》《费用减缓审批通知书》《发明专利请求书》，涉案专利享有本国优先权，优先权日为2016年4月13日。根据专利法对优先权效力的规定，涉案专利的技术方案在2016年4月13日首次申请时就已经完成。而宏卓公司提交的证明其技术秘密形成的证据时间均晚于2016年4月13日，不能证明宏卓公司对涉案专利技术方案享有权利。因此，天鹰公司申请涉案专利的行为未侵害宏卓公司的技术秘密。最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。
律师评析
本案是因技术委托开发合同提前终止，委托方将同类技术申请专利而引发的技术秘密侵权案件。最高人民法院确定了他人在先完成的技术方案不属于原告请求保护的技术秘密范围的裁判观点。技术委托开发是拟上市高新技术企业中常见的模式，如何做好研发流程管理，有效防范和应对委托开发模式下的潜在纠纷，是值得思考的问题。该案中，专利制度的相关规定为被告抗辩侵权提供了帮助，体现了专利与商业秘密在技术层面的内在联系，拓展了商业秘密实践中的侵权抗辩思路。