一、案例分析

一、案例分析

迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司商标争议行政纠纷

原告:迈克尔·杰弗里·乔丹(Michael Jeffrey Jordan)

被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称“商标评审委员会”)

案由:商标争议行政纠纷

一审第三人:乔丹体育股份有限公司(以下简称“乔丹体育”)

一审:北京市第一中级人民法院[(2014)一中行(知)初字第9161、9162、9163号]

二审:北京市高级人民法院[(2015)高行(知)终字第1909、1915、1925号]

再审:最高人民法院[(2016)最高法行再15、26、27号]

(一)基本案情

2004年7月4日,乔丹体育申请注册第4152827号“乔丹”商标,核定使用范围为国际分类第25类的“服装、婴儿全套衣、游泳衣、鞋、足球鞋、帽、袜、手套、领带、皮带(服饰用)、防水服、舞衣、婚纱”商品,专用权期限自2008年2月21日至2018年2月20日。

2007年4月26日,乔丹体育申请注册第6020565号“乔丹”商标和第6020569号“乔丹”商标,核定使用范围分别为国际分类第32类的“水(饮料)、无酒精饮料、豆类饮料、果汁、蔬菜汁(饮料)、乳清饮料、啤酒、可乐、植物饮料、饮料制剂”商品和国际分类第28类的“体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)”商品,专用权期限分别为2009年12月14日至2019年12月13日、2012年3月28日至2022年3月27日。

2012年10月31日,迈克尔·杰弗里·乔丹向商标评审委员会提出撤销乔丹体育的上述三项商标的申请。主要理由为:乔丹体育及其关联公司在明知或应知迈克尔·杰弗里·乔丹具有较高知名度的情况下,将包括“乔丹”“QIAODAN”在内的大量与再审申请人相关的标志申请注册为商标,违反了我国《反不正当竞争法》第2条规定的诚实信用原则和第5条第3项之规定,同时损害了迈克尔·杰弗里·乔丹的在先权利,违反了2001年修正的《商标法》第10条第1款第8项、第31条、第41条第1款之规定。

2014年4月14日,商标评审委员会裁定维持争议商标。理由有三:其一,争议商标文字“乔丹”与“Michael Jordan”及其中文译名“迈克尔·乔丹”存在一定的区别;其二,“乔丹”为普通的英美姓氏,与迈克尔·杰弗里·乔丹之间并不存在当然的对应关系;其三,乔丹体育对上述商标已进行了长期而广泛的宣传使用,获得了较高的市场声誉。从双方使用的广泛性、持续性、唯一对应性等方面综合考虑,本案尚不能认定“乔丹”与迈克尔·杰弗里·乔丹之间的对应关系已强于乔丹体育。因此,争议商标的注册未损害迈克尔·杰弗里·乔丹的姓名权。

迈克尔·杰弗里·乔丹不服上述裁定,提起行政诉讼,请求法院判决撤销被诉裁定。(https://www.daowen.com)

(二)裁判要旨

一审法院基本认可了商标评审委员会的理由,认为本案证据并不足以证明单独的“乔丹”字样明确指向迈克尔·杰弗里·乔丹,也不足以认定乔丹体育对涉案商标的注册和使用系不当利用迈克尔·杰弗里·乔丹的知名度或者侵犯了迈克尔·杰弗里·乔丹的姓名权。同时,乔丹体育对争议商标长达20年的投入、维护和使用,已经形成了消费者和市场的认知和稳定的竞争秩序。一审法院由此判决维持被诉裁定。

迈克尔·杰弗里·乔丹不服该判决,提起上诉。二审法院认为,争议商标的使用是否会造成相关公众的混淆误认,不属于《商标法》(2001)第10条第1款第8项和第41条第1款之调整范围。本案证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册。由此判决驳回上诉,维持原判。

迈克尔·杰弗里·乔丹不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院认为,姓名权属于《商标法》(2001)第31条所规定的“在先权利”。自然人就特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合三项条件,包括“(1)该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉;(2)相关公众使用该特定名称指代该自然人;(3)该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系”。最高人民法院经审理认为,迈克尔·杰弗里·乔丹对争议商标标志“乔丹”享有在先的姓名权。乔丹体育明知迈克尔·杰弗里·乔丹在我国具有知名度的情况下,仍然申请注册争议商标,容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与迈克尔·杰弗里·乔丹存在代言、许可等特定联系,具有明显的主观恶意,损害了迈克尔·杰弗里·乔丹的在先姓名权。据此,最高人民法院判决撤销一审、二审判决,由商标评审委员会重新裁定。

(三)案件评析

本系列案件涉及注册商标的撤销,有以下几个问题值得关注:

1.法律适用及时效问题

商标评审委员会在2014年4月14日作出裁定,早于2014年5月1日修订《商标法》的施行时间,因此,本案适用2001年修订的《商标法》。

根据2001年《商标法》第41条的规定,以在先权利为由请求撤销注册商标的,需在商标注册之日起5年内提出,而注册商标不受该时限限制。[17]本案并未确定“乔丹”为驰名商标,因此应当适用5年的时效。案件中,迈克尔·杰弗里·乔丹向商标评审委员会撤销注册商标的时间,均在5年时效范围内,此为原告最终能够胜诉的基础。

还需注意的是,2013年修订的《商标法》对商标的撤销和无效进行了区分,商标的撤销针对商标权利人使用不当的情形,侵犯在先权利的,在先权利人可以申请宣告该商标无效。

2.商标法规定的在先权利的范围

2001年修订的《商标法》第31条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条文仅提出了在先权利这一概念并进行列举,其内涵和外延需要厘清。《巴黎公约》第6条之5规定,注册商标不得损害他人的既得利益,TRIPs协定第16条规定,商标权利不得损害任何现有的优先权。从文义解释的角度看,两项国际公约并未对在先权利进行限定,应理解为包括商标权在内的任何在先权益。正如最高人民法院判决所言,在先权益,不仅包括《商标法》列举的特殊权益,也包括《民法通则》《侵权责任法》等法律规定的其他权益。除注册商标、驰名商标之外,其他在先权利还包括姓名权、肖像权、著作权、外观设计专利权、企业名称及字号、有一定影响的包装、装潢等。

3.姓名权作为在先权利受到保护条件

姓名涵盖笔名、艺名、译名等多项内容,并且实践中重名现象甚多,因此不能简单地认为与在先姓名相同或相似即侵权。本案中,最高人民法院认为就特定名称主张保护时,应当具备三项条件:“(1)该特定名称在我国具有一定的知名度、为相关公众所知悉;(2)相关公众使用该特定名称指代该自然人;(3)该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。”[18]值得注意的是,姓名权的保护并不要求姓名与特定自然人形成唯一的对应关系,而仅要求稳定的对应关系,更符合实际情况,具有可操作性和较强的指导意义。