涉外定牌加工的风险识别

（一）涉外定牌加工海关查扣风险识别

当加工方将定作的加工产品经过生产加工环节转移至境外的定作方时，需要将产品进行报关出境。依据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第3 条，国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。海关有权在货物进出境时对涉嫌侵犯商标专用权货物进行扣留、调查和处罚。因此，涉外定牌加工的企业在将货物转移给定作方时就面临海关查扣的第一道风险。海关的知识产权保护通常包括依职权和依申请两种。前者指的是如果知识产权权利人已经向海关总署进行了知识产权备案，海关将根据备案的知识产权权属及商品信息、侵权人信息、侵权货物信息，依照职权主动中止涉嫌侵权货物的通关程序，通知有关知识产权权利人，并根据知识产权权利人的申请对涉嫌侵权货物实施扣留、调查，海关将依据调查情况作出侵权或者不侵权的决定。2020年全国海关开展“龙腾2020”“篮网行动”“净网行动”等保护知识产权专项行动，共扣留侵权嫌疑货物6.19万批，其中有许多是输往“一带一路”沿线国家的货物。江门海关通过风险分析布控，查获了一批以一般贸易方式向海关申报出口至土耳其，涉嫌侵犯在海关总署备案“JIALING”商标专用权的跨骑式摩托车387辆，案值153.2万元。商标所有人也可以在发现侵权货物即将进出口时，向海关提出申请，要求海关对涉嫌侵权的进出口货物进行查扣。但此种情况下由于知识产权权利人并未在海关总署进行知识产权备案，因此海关对依申请扣留的货物不进行调查，权利人可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

由于我国当前理论和实务界在判定涉外定牌加工是否构成商标侵权的问题上存在很大争议，类似案件的认定结果大相径庭。而海关在行政执法过程中也必然要以是否构成商标侵权判定为前提，尤其是法院在涉外定牌加工的行政诉讼中的判决将直接影响海关对涉外定牌加工案件的行政执法标准，使得海关执法面临困扰，也使得涉外定牌加工的出口企业面临侵权风险。当企业的货物被海关依法扣留后，加工方不得不支付保证金以换取货物先行出口，资金压力较大，对于明显侵权的产品，加工方可能因海关长期扣留无法在约定的时间内交付货物承担合同违约的风险，甚至可能面临较大金额的行政处罚，企业将面临较大的经营损失，有些中小企业甚至可能面临破产。

（二）涉外定牌加工诉讼风险识别(https://www.daowen.com)

商标权人在海关对定牌加工的货物依法扣押后，通常会向有管辖权的知识产权法院提起诉讼。如果涉外定牌加工行为被法院认定构成侵权时，加工方将可能面临严重的民事赔偿风险。定牌加工企业在与定作方签署合同时，由于法律意识淡薄，盲目接单，没有要求定作方提供合法的商标权证明，或者境外不诚信的定作方伪造了商标权证明，加工方却疏于审查，代其生产侵犯他人知识产权的商品。有学者根据知产宝数据统计出截至2020年全国审结的关于涉外定牌加工案件共有139件、民事案件共117件，其中不认定侵权的共97件，约占82.9%；认定构成侵权的有20件，约占17.1%。^[74]

在某些情况下，涉外定牌加工企业如果违规生产销售可能构成刑事犯罪，我国刑法中商标犯罪的罪名共有三个，分别是假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪以及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅在《关于办理涉外定牌加工等侵犯知识产权刑事案件有关法律适用问题的会议纪要》中认为，“对境内受托方超出涉外订单范围生产该注册商标的商品，且确有充足证据证实已在或将在境内销售的部分，由于已侵犯或势必会侵犯境内相关权利人的商标专用权，如符合入罪标准，则可以假冒注册商标罪定罪处罚”。2014年1月至2015年11月，上海市浦东新区检察院共办理与自贸经济活动相关的刑事案件191件，其中销售假冒注册商标的商品罪占10%。^[75]

（三）涉外定牌加工违约风险识别

当出口商品涉嫌侵权被海关依法查扣或者依法被提起诉讼后，由于涉外定牌商品长时间被扣留，合同的加工方将面临因合同无法按时履约造成的违约风险。首先，对于加工方而言，加工企业为了按时履约，不得不支付一笔较大金额的保证金。其次，如果因货物被扣押导致延期交付，合同加工方将依合同承担一笔违约金。最后，双方一般采用跟单信用证的方式支付款项，当货物被认定侵权遭到海关的没收，加工企业往往要承担因此导致的损失。