一、案例分析
江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案
原告（二审上诉人、再审被申请人）：上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴公司”）
被告（二审被上诉人、再审申请人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称“常佳公司”）
案由：侵害商标权纠纷
一审：常州市知识产权法院［（2014）常知民初字第1号］
二审：江苏省高级人民法院［（2015）苏知民终字第00036号］
再审：最高人民法院［（2016)最高法民再339号］
（一）基本案情
上柴公司在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标，2000年，上述商标被认定为驰名商标。
2013年10月1日，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书，即PTADI公司以“DONGFENG”（东风）商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件，出口后仅可以在印尼销售。
印尼PTADI公司是一家在印尼注册成立的公司，其于1987年1月在印尼注册“东风 DONGFENG”商标，核定于柴油发动机等商品上。(https://www.daowen.com)
2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件，运抵国印尼，该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同，与印尼PTADI公司的商标亦相同。
上柴公司主张常佳公司未经其许可，在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，构成商标侵权，遂向法院提起诉讼。
（二）争议焦点
本案争议焦点为：常佳公司的涉外定牌加工行为是否构成商标侵权。
一审法院认为，根据法律规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为，不属于商标使用情形的，不落入商标权的保护范围。本案中，上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据，不予支持。
二审法院认为，首先，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，其未尽到审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权，应承担相应的民事责任。
其次，对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务。如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性地损害了我国商标权人的合法利益。对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。虽然常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性地损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PTADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PTADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权，要求其承担民事责任的主张，予以支持。
最高人民法院再审认为，商标的本质属性是其识别性或指示性，其基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就其时的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。二审法院认定常佳公司未尽合理注意避让义务，与事实不符。
常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际上已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且，根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004—2007年期间，上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。
（三）案例评析
本案系商标侵权纠纷，有一个问题值得关注：常佳公司对涉案商标是否进行了商标性使用。商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。因此，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不构成商标法意义上的侵权行为。常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产产品并将完全出口至印度尼西亚销售，未在国内市场上流通，不会导致相关公众的混淆误认。且常佳公司在接受定牌加工的委托时，已经审查了定作方印尼PTADI公司的相关权利证书资料，尽了合理审查注意义务，且定作方也不存在抢注国内驰名商标的不正当情形，因此，常佳公司并不存在对涉案商标进行商标性使用的行为。