一、案例分析
集成电路布图设计专有权权属纠纷案[58]
原告:南京日新科技有限公司(以下简称“日新公司”)
被告:无锡新硅微电子有限公司(以下简称“新硅公司”)
(一)基本案情
新硅公司于2015年10月22日向国家知识产权局申请登记布图设计,经国家知识产权局初步审查合格,登记并公告,登记号为BS.155508385,颁证日为2016年1月20日,布图设计名称为WS3080。自2017年3月始,新硅公司在市场上发现日新公司销售的产品与新硅公司的高度相似。2017年9月,新硅公司以日新公司侵害涉案布图设计专有权为由,向国家知识产权局集成电路布图设计行政执法委员会提出处理纠纷的请求,执法委员会于2017年9月12日立案。日新公司向苏州市中级人民法院提出诉讼请求:请求判决确认登记号为BS.155508385、布图设计名称为WS3080的集成电路布图设计为日新公司和新硅公司共同所有。诉讼中,日新公司增加诉讼请求:请求判决日新公司享有登记号为BS.155508385、布图设计名称为WS3080的布图设计的使用权。
(二)案件分析
本案所涉及的问题比较多,几乎涵盖布图设计侵权问题的所有争议点,如布图设计的载体、布图设计的独创性、布图设计专有权的保护范围等不一而足。(https://www.daowen.com)
1.布图设计的载体。我国规定布图设计登记时应当提交布图设计的复制件或者图样,如布图设计已投入商业利用的,则还应当提交含有该布图设计的集成电路样品。[59]就该条规定中所涉及的相关内容和不同要件,在委员会看来,是有主次关系的。登记时作为基础的载体应该是复制件或图样,样品则没有放在第一考虑。而对于投入商业利用的情况,规定中的“还”字表明不仅需要提交复制件或图样,另需提供集成电路样品。对于复制件或者图样,《集成电路布图设计保护条例实施细则》当中规定,复制件或者图样的纸件应当至少放大到用该布图设计生产的集成电路的20倍以上;申请人可以同时提供该复制件或者图样的电子版本;提交电子版本的复制件或者图样的,应当包含该布图设计的全部信息,并注明文件的数据格式。[60]
2.布图设计独创性认定。《集成电路布图设计保护条例》规定,受保护的布图设计应当具有独创性,即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果,并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。受保护的由常规设计组成的布图设计,其组合作为整体应当符合独创性的条件。[61]另外,《集成电路布图设计保护条例》还强调,其所保护的布图设计,仅限于布图设计本身,而不会扩展至思想和数学概念的范畴。[62]
3.布图设计专有权保护范围的确定。关于保护范围,有权利和诉讼两个层面上的问题。首先,就布图设计权利人而言,在布图设计满足独创性要求的基础上,其可以根据自己的需求和实际情况对布图设计的相关部分或整体主张其专有权。其次,涉及具体纠纷时,同样涉及确定布图设计的保护范围的问题。解决问题的前提是明确载体,再根据载体所载明的布图设计进行分析,明确布图设计的独创性所在。另外,还需要根据案件当事人的主张来确定以何因素作为权利人相关权利主张的基础。
4.布图设计侵权认定。布图设计具有可复制性,实践中复制难度并不大。其他人如果对布图设计进行复制,而未获得权利人许可的,构成《集成电路布图设计保护条例》所规定的侵权。不仅如此,进口、销售或提供布图设计,或含有布图设计的集成电路或有关物品用于商业目的的,都有可能构成侵权。是否构成侵权很大程度上取决于布图设计权利人的许可与否。[63]侵权行为人必须立即停止侵权行为,并承担赔偿责任。由此可见,受保护的布图设计中任何具有独创性的部分均受法律保护,而不论其在整个布图设计中的大小或者所起的作用。但是,并非所有未经许可的复制或商业利用都构成侵权。技术领域鼓励创新和突破,因此对于那些完全依靠自己努力创作产生的布图设计,《集成电路布图设计保护条例》也给予充分认可和确认。即使该布图设计与权利人的布图设计相同,该独立创作人对此布图设计进行复制或进行商业化操作也并不需要取得权利人许可,因为这是独立创作人自己的智力成果。[64]
(三)案件评析
1.法院认为认定布图设计合作者身份,涉及布图设计权利客体界定和合作创作法律关系两方面。创作布图设计,是指根据微电子技术电路所要实现的功能和其制造工艺的要求,对电路元器件的布置和元件间的互连进行的设计,其权利客体是元器件配置和连接关系的图形化表达内容。布图设计得到专有权保护的前提是其具有独创性,即创作者自行创作,且设计内容具有一定的创作高度,非公认的常规设计。合作创作行为,《集成电路布图设计保护条例》并未就其客观标准作出明确规定,鉴于其技术属性,法院认为可参照《专利法》上发明人或者设计人的认定标准。《中华人民共和国专利法实施细则》规定,《专利法》所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。[65]因此,布图设计的创作者应当是对集成电路布图设计独创性部分做出实质性贡献的人,仅提供辅助工作的人不应认定为创作者。
2.就涉案布图设计而言,法院认为其系依照《集成电路布图设计保护条例》及其实施细则规定,通过法定程序办理登记手续而获得授权并予以公告,系通过公开换得保护,故相较于技术秘密而言其在性质上更类似于专利,并不属于《合同法》(2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。《中华人民共和国合同法》同时废止)第341条规定的技术秘密,也不能依据该条判断其使用权的归属。进一步而言,我国《合同法》第341条规定中的使用、转让、收益等权利本质上是对技术秘密成果所有权利不同权项的规定,并非单独设定一种特定的使用权。日新公司依据该条主张使用权,本质上仍系基于对该技术成果享有所有权而主张,在所有权请求不能成立的情况下,其使用权请求亦不能成立。