涉外定牌加工的商标侵权纠纷
商标权具有地域性，依据一国商标法授予的商标专用权只能在该国领域内获得保护，不能超越一国边界，若不同国家的企业分别在其境内就同一商标获得注册时，就可能产生同一商标在多个国家同时存在的情形。由于涉外定牌加工行为的加工方和定作方分属不同地域，且定作方通常没有在国内获得注册商标专用权，当境外的定作方超越一国边界委托成本低廉国家的企业加工生产带有商标标识的产品时，该商标可能与该国境内注册商标专用权人核定使用商品上的商标相同或者类似，从而引发涉外定牌加工行为是否侵害国内注册商标专用权人商标权的问题，这种权利冲突是经济全球化和商标地域性矛盾的必然结果。
在该问题上，由于我国法律并没有明确规定，而TRIPs协定也只要求成员国在进口时对知识产权进行保护，并没有规定涉外定牌加工的产品出口行为是否构成商标侵权。我国法院在涉外定牌加工商标侵权裁判中呈现出理论不统一、法律适用混乱的现象，以至于在涉外定牌加工行为是否为侵权问题上的探讨长达20年之久依旧没有定论，最高人民法院对该问题的裁判观点前后也呈现出截然不同的态度。[58]如何对涉外定牌加工商标侵权问题进行准确的定性，平衡国内商标权人和涉外定牌加工主体的利益，依然是困扰理论和实务界的重要课题。
商标使用分为商标形成、商标维持、商标侵权以及侵权赔偿意义上的商标使用，[59]其中商标侵权中的商标使用认定前提是商标使用，因此，在涉外定牌加工商标侵权案件中，是否构成侵权的前提是判定贴附商标的行为是否构成商标性使用。在这一点上，各地法院存在分歧。我国早期主流司法意见是只要国内注册商标在相同商品上与贴牌标识商标相同，一般推定存在混淆，认定构成侵权，代表的NIKE案[60]、RBI案[61]。有些法院认为涉外定牌加工产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者并不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能，不认为构成侵权，如JoLida案[62]，但仍为少数。
2010年，最高人民法院办公厅在回复海关总署《关于对〈贴牌加工出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中指出，由于贴牌加工的标识在我国境内不发挥识别商品来源的功能，不会产生混淆误认，因此不构成侵权。[63]该文件为海关执法提供了指引。最高人民法院在2015年指导性案例“PRETUL”案中，认为加工方根据定作方的授权使用商标的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为定作方在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能，因此不认定为商品使用行为。[64]在2016年发布的指导性案例“东风”案中，虽然江苏省高级人民法院以“东风”商标为驰名商标，受托方未尽合理注意与避让义务为由，判定构成商标侵权。但最高人民法院认为，定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示加工方接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对第三方的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了第三方的商标权。[65]在最高人民法院指导案例出台后，地方人民法院也基本秉持涉外定牌加工行为不构成商标侵权的司法意见，如在上海第一中级人民法院审理的WORKSENSE案中，法院认为涉案产品并未投入中国国内市场流通，因此贴附的商标并不会造成国内相关公众的混淆误认，不构成侵权。[66]
然而，最高人民法院在2019年的“HONDA”案[67]中，改变了司法实践中长期的观点，对今后案件的审理将发挥“风向标”的指导和借鉴意义。最高人民法院指出：“商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上‘商标的使用’应当依据商标法作出整体一致的解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。在法律适用上，要维护商标法律制度的统一性，遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。同时，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓‘商标使用授权’，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。”最高人民法院的态度转变，与新形势下我国推动创新发展战略有关，司法逐渐趋向于有利于国内商标权人的保护。(https://www.daowen.com)
纵观历年来涉外定牌加工的商标侵权问题，主要集中在加工方的定牌加工行为是否为商标使用，是否会造成消费者的混淆以及商标权的地域性等问题上，该问题解决的核心在于如何界定商标使用行为以及定牌加工的行为是否构成商标使用，而认定商标使用的关键在于判断商标是否发挥了识别功能。就涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题上，目前司法实践和学术界主要存在三种观点：
1.侵权论。该观点采用形式主义的方法理解商标使用行为，商标使用通常包括物理贴附、市场流通等，只要加工方在商品上以贴附的方式使用特定的商标标识，商标就具有了识别商品来源的功能，构成商标使用。这种观点强调加工方贴附商标的行为是一种生产过程中的客观行为，如果加工方在相同商品上贴附了国内注册商标相同的商标标识，我国法院则认定构成侵权，其目的和动机在所不论，也不以是否投放到市场为要件。如2014年斯皮度控股公司与温州路加贸易有限公司、科纳森光学产品贸易和代理有限公司等侵害商标权纠纷案，浙江省高级人民法院在二审民事判决书中认为：“商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。在涉外贴牌加工行为中，作为生产环节的贴牌行为系典型的将商标用于商品上的行为，属于商标使用行为。”[68]最高人民法院在“HODNDA”案判决中明确指出：“不能因为商品没有投入国内市场、国内消费者没有实际接触该商品，就否认存在商标法意义上的‘商标使用’；且《商标法》规定‘容易导致混淆’并不要求确实发生了混淆，而仅指如果接触到有可能发生混淆。”[69]因此，无论是生产还是市场环节，其本质上都属于商业活动中的商标使用行为。
2.非侵权论。该观点主要采用实质主义的方法理解商标使用行为，商标使用必须具有识别商品来源的功能和目的，这就要求商标使用人必须将附有商标的商品投入商业活动中，因为只有在境内市场中流通定牌加工的产品才有可能导致混淆。由于定作方仅具有物理上的贴附行为，贴附商标的产品全部转移给定作方销往国外，并没有在中国市场上进行流通，不会在中国境内发挥识别商品来源的功能，不能被称为商标使用行为，因而不构成侵权。最高人民法院在“PRETUL”再审案中，认为“是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础……贴牌商标标识仅在我国境内发挥物理作用，为委托方在国外使用商标提供了必要技术条件”[70]。仅仅在中国境内贴附商标的行为，只具有商标使用的形式，未必具有商标使用的实质。[71] TRIPs协定第16条第1款也明确要求，商标侵权应该以造成混淆或者有造成混淆的可能性为要件。[72]涉外定牌加工的产品全部销往境外，与境内市场不存在任何竞争关系，消费者不会接触到这些产品，自然也不会产生混淆的可能，则商标的识别功能就不能实现，因此不构成侵权。
3.折中论。该观点要求结合涉外定牌加工方的过错合理判定是否承担侵权责任，特别是加工方在与定作方签署合同时对境外定牌商标本身是否尽到了必要的审查注意义务。首先，审查境外定作人是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可。其次，如果国内的加工方明知或应知国内商标具有一定影响力或者为驰名商标，境外定作方涉嫌恶意抢注却仍接受委托，应认定加工方没有尽到合理注意义务而承担相应的民事侵权责任。在“东风”案中，最高人民法院认定“常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印尼，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案‘东风’商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司‘东风’商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权”[73]。