涉外定牌加工的风险防范

（一）增强法律意识，审核证明材料

定牌加工企业自身的法律意识淡薄是企业构成商标侵权的主要原因，而实践中商标侵权的形式可能是多样的。加工方要增强法律意识，关注涉外定牌加工商标侵权的执法和司法实践。法律保护的是识别商品来源意义上的商标，^[76]在与境外定作方达成合作之前，加工方要明辨我国境内是否有在相同或者相类似的商品上注册了与定牌加工商标相同或者相类似的商标权人。首先，加工方要对定作方的主体资格和资信状况进行审核，要求境外的定作方提供商标权证书、商标许可证书或者商标转让证书，明确定作方是否为涉外定牌加工的商标专用权人或者是持有授权书的商标使用人，关注定作方的商标权状态，境外注册商标应为已经核准注册的有效商标，建议要求定作方对相关证明进行公证或者认证，要警惕不诚信的定作方伪造他人商标标识的行为。鉴于此，加工方可以通过商标局的网站进行检索或者委托律师事务所、商标代理所等第三方专业机构进行商标审核。如果定作方不享有相关商标权，一旦签署合同，加工方将面临侵权的行政处罚和相关赔偿。其次，对于有较高知名度的商标，加工方在与定作方签署合同之前，要严格审查定作方是否存在违反诚实信用原则的行为，抢注我国国内具有一定影响的商标，同时要警惕定作方的商标是否与国内已知的商标具有混淆可能性，否则容易被认定为侵权。在2019年的“HONDA”再审案中，最高人民法院认定商标侵权的主要原因在于，国内加工方在使用商标时，突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与国内商标权人的“HONDA”商标构成近似商标，容易造成相关公众的混淆与误认。

（二）规范书面合同，明确权利义务

合同是规定双方权利义务的重要依据，也是减少法律风险的重要保障。由于国内许多定牌加工企业不重视合同的签署，合同条款中往往存在对知识产权责任承担约定不明的情况，甚至有些企业在未签署合同的前提下就盲目地接受订单加工生产产品，以至于在海关或者法院作出侵权认定时承担了商标侵权责任。因此，明确且规范的书面合同是定作方和加工方达成合作的前提，形式包括合同书、信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等。依据合同自由原则，为了避免因商标侵权纠纷带来的损失，加工方除了应该审慎审查合同的基本条款，如规定主体名称、住所、质量要求、承揽方式、合同履行的具体情况等条款，还应该对双方的侵权责任予以明确，预防可能出现的侵权风险。由于认定侵权时赔偿的金额往往大于双方约定的加工费，建议加工方应与境外的定作方在合同中事先约定发生侵权时的赔偿责任，避免定作方推卸责任，同时最大限度地降低自己的损失，或者在合同中增加不侵权担保条款，定作方应该担保其商标不会侵犯第三人的商标权，如因提交的是虚假或者过期的商标许可证明，或者定作方在国外恶意抢注国内具有一定知名度的商标等，存在侵犯第三人商标权时，定作方应承担所有的法律责任以及给第三人造成的损失。此外，加工方应该在签署合同后再进行生产加工，且生产加工应该严格在合同期限内依据合同约定进行，如果加工方生产加工的产品数量超过合同约定，超出部分极有可能具有流入市场造成混淆的可能性，从而被认定构成侵权。随着跨境电子商务的发展，国内的消费者可以通过互联网购买到世界各地的产品，加工产品即使出口后仍有可能回流到中国市场，因此，境外的定作方应该确保注册商标产品不会回流到中国市场。(https://www.daowen.com)

（三）预防诉讼风险，完善抗辩思路

尽管目前司法审判实践大多对涉外定牌加工行为倾向于不侵权认定，但是由于国内理论和实务界均对涉外定牌加工行为没有一致认识，给从事涉外定牌加工的企业带来了极大的困扰。为了预防涉外定牌加工带来的诉讼风险，加工方应该及时咨询律师了解涉外定牌加工的相关案例。涉外定牌加工的商标侵权认定，实质是为了保护中国的商标权，基于商标权的地域性，定作方在境外拥有商标权并不能成为侵权抗辩的法定事由。如果严格遵循定作方的要求生产加工带有商标标识的产品并全部出口境外，2019年以前的司法实践通常都会认定为不构成侵权，但是由于2019年最高人民法院发布的指导性案例对涉外定牌加工商标侵权认定的态度发生转变，不能以没有投入国内市场、国内消费者没有实际接触产品，否认存在“商标性使用”，“容易导致混淆”也仅指如果接触到有可能产生混淆，这就要求加工方在涉外定牌加工的合作中加强风险防范，比如由定作方负责运输产品和自行报关。重点是对定牌加工的商标进行审核，看国内是否存在已经注册的相同商标或者相近似的商标，导致识别商品来源的商标性使用。若发生诉讼，应该遵循以下抗辩思路：首先，加工方已经尽合理注意义务对定作方的相关资质进行核查，确认其为涉外定牌加工商标合法有效的商标权人，且定作方不存在违法抢注、伪造商标等违反诚实信用的行为；其次，加工方严格依照合同约定的数量、规格对涉外定牌加工的产品进行生产加工，不存在相同商品上使用相同或者类似商标的使用行为，没有造成混淆的可能性；最后，生产加工产品全部转移给定作方，没有进入国内市场进行流通。

中国正在从一个制造业大国向创新型国家转变。但是相对于发达国家而言，我国知识产权的占有率仍然偏低，大量的出口企业依赖于国外先进的技术通过代工的方式参与国际竞争，执法和司法机关要灵活地运用法律实现多方利益的平衡，如果僵化地套用法律，将增加加工方诉讼风险，制约国内加工企业的发展。此外，我国企业也在提高价值链中的层级和位置，逐渐打造自己的品牌，当中国企业走出国门，赢得更多的海外市场份额，一定要注意实施“产品未动，商标先行”的战略，从而减少因商标使用引发的侵权风险。