专利权国际申请的风险防控

三、专利权国际申请的风险防控

(一)目标国家选择的风险防控

从商业上讲,对于一般企业申请者,申请专利最常用的做法是“三地申请”:工艺来源地申请、销售地申请、竞争对手所在地申请。一是控制产品工艺来源国。有些专利产品在许多国家都有市场,但由于产品工艺的关系,就只有一个或少数几个国家能够制造。如想占领该产品市场,就只在该产品的工艺来源国申请专利即可。二是在销售地申请专利也是必要的。因为专利权人有禁止侵权者销售专利产品的权利。倘若想占领该产品市场,重点就放在控制主要市场国家,而不是生产制造国家。三是控制竞争对手所在国。因为竞争对手的生产制造及销售相当部分都是在本国,在竞争对手所在地申请专利,该地既可能是侵权产品生产地,又可能是侵权产品销售地,如果取得竞争对手所在地的专利,就能有效地控制竞争对手。

在选定申请国家时,除了商业上的考虑,同时应做好涉及目的国如下内容的评估工作:(1)了解目的国已参加的国际条约。企业应做好调查工作,至少要了解目的国是否已加入WIPO、WTO和PCT,主要考虑能否取得相应的国民待遇,以及将来发生纠纷的国际协调等。(2)了解目的国的法律。尤其要了解目的国的专利法律制度,对目的国的专利法保护的客体、审查流程进行了解,主要是考虑发明创造在目的国授权的可能。(3)了解目的国的市场前景。向国外申请专利,主要的目的是保护产品和技术的出口,占领国际市场。只有当发明创造有较好的国际市场,有较大的竞争能力时,才有必要申请国外专利。(4) 了解目的国的司法保护力度。首先对目的国的政治体制和司法制度进行了解,其次是确认目的国侵权信息的反馈渠道是否容易把握,主要是考虑是否容易发生侵权,一旦发生侵权能否取得赔偿。

(二)申请途径选择的风险防控

在选择申请途径时,第一需要考虑的是优先权的时间及目标国的数量。由于《巴黎公约》途径的优先权时间只有12个月,且对于每个目标国家需要单独进行申请,因此这种方式适合较少目标国和地区。而对于PCT途径来说,申请人可以在优先权日起12个月内以一种语言提交申请,而保留在多个指定国的申请权,申请人最后决定向外国提出申请的时间可以延长到优先权日起30个月,某些国家给予更长时间的宽限。因此,如果目标国较多或者申请者需要较长的决策时间,则PCT途径更为合适。需要注意的是,包括法国、比利时、希腊、荷兰在内的一些国家关闭了PCT国家通道,要进入这几个国家,要么通过《巴黎公约》途径,要么通过PCT途径进入欧洲专利局,然后选择在这些国家生效,而不能在国际公开后,直接进入这些国家的国家阶段。(https://www.daowen.com)

第二需要考虑的是申请费用。一般情况下,《巴黎公约》途径的费用少,适合预算紧张的专利申请。由于《巴黎公约》途径直接进入国家,所以省去了进入国际局的程序,也就省去了1万多元人民币的国际局费用。但是,需要注意的是,PCT申请在国际阶段需缴纳的部分费用,对发展中国家申请人提供一定的减免。例如对于作为自然人的中国申请人,可以享受90%的国际申请费用减免。另外,PCT申请进入指定国的国家阶段后,一些成员国对PCT申请规定的缴纳费用比从该国国内直接申请低。

第三需要考虑的是申请专利的类型。需要注意的是,对于PCT途径而言,只有发明和实用新型才可以提出申请,外观设计专利不能通过PCT途径来进行国际申请。而《巴黎公约》途径则无此项限制,这也就意味着,中国申请者如果需要通过国际申请对外观设计专利进行保护,则应该优先选择《巴黎公约》途径。

第四需要考虑的是两种途径在申请程序上的重要区别。《巴黎公约》途径可以修改申请文本,多次进入同一国家,较为适合技术方案需要修改或补充的专利申请。而对于PCT途径,一般情况下只允许一次进入目标国家(特殊情况下,可以转化和分案成其他类型的专利申请),适合进入类型单一的专利申请。但PCT途径的优势在于,在申请过程中申请者会获得国际检索报告或者国际初步审查报告,从而使PCT途径适合后续程序需要利用到检索报告的专利申请。

第五需要考虑的是语言。在申请语言方面,PCT途径具有明显的优势,其专利申请的语言可以是中文、英语、法语、德语、日语、俄语、西班牙语等,中国申请人提出国际专利申请可以使用中文和英文,这为中国的外资企业申请专利提供了方便。而《巴黎公约》途径在语言方面的要求更为苛刻一些,目前,通过《巴黎公约》途径,能够用英语文本进入的主要国家和地区包括美国、加拿大、澳大利亚、印度、新加坡、欧洲、南非。能够先用英语提交,然后提供本国语翻译的国家是日本。进入其余国家均需要使用其本国语言。