未注册商标继续使用的限制

在先商标的使用虽然不被认定为侵权，但其继续使用的行为并非没有限制。因为在商标注册制度下，法律对于注册商标实行强保护，对于未注册商标的保护只能局限于注册商标申请日前已形成的商誉保护。因此 “原使用范围”的认定，无论对于在先商标使用人还是对于注册商标专用权人的利益都至关重要。

我国在1993年商标法修改时引入服务商标注册制度，当时的商标法实施细则规定对于连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已经注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用。同时在《关于服务商标继续使用问题的通知》中对服务商标继续使用范围作出了规定：不得扩大该服务商标的使用地域、不得增加该服务商标使用的服务项目、不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外，不得将该服务商标转让或者许可他人使用。我们可以参考该通知，从使用的形态、主体、项目、地域四个方面对原使用范围进行界定。

对于商标的形态，注册商标专用权人尚不能自行改变商标，举重以明轻，对于在先的未注册商标，使用人当然不得改变商标的形态，这应无疑义。除非是为了附加区别性标识，而与在后的注册商标相区分。

对于商标的使用主体，按照上述通知不得转让或者许可他人使用，一般认为只能连同企业一并转让，而不能单独转让或使用许可。因为商标在先使用权制度是对在先使用商标和注册商标既存状态的一种维护，如果允许在先使用权人授权或者单独转让其使用权则会破坏此种既存状态，也会改变先使用权人和商标注册人之间的竞争关系，如将该商标转让给商标权人竞争对手的做法。[8]

对于商标的使用项目，在先商标的知名度限于原有的商品或服务，继续使用的范围也仅能及于原有的商品或服务，不能扩张到类似的商品或服务。本案判决因在新商标法施行之前，法院对原有范围的认定较为保守，将原使用范围限于原商品范围，仅限于已出版印刷的图书。但我们认为，在新商标法施行之后，原有的商品应该认定为已经使用未注册商标的商品类别，重点在于类别。具体到本案，应当是在原有类别的商品即考试教辅书籍上继续使用，并不限于已经出版的书籍，否则等于变相剥夺了被告继续使用未注册商标的权利。(https://www.daowen.com)

对于使用的地域范围。是否要对在先商标的使用进行地域范围的限制，这是争议最大的一个问题，尤其是是否允许在先商标的自然扩张。作为市场经营主体，其投入金钱、劳动、时间等成本在一特定商标上，不仅是为了占领和稳固已有市场，更为开拓潜在市场 (包括关联市场和跨地域市场)，这符合理性经济人利益最大化的趋势。[9]从这一角度而言，允许在先商标进行自然扩张当然有很大的说服力，尤其是在先商标的知名度较高，而在后注册的商标尚未投入大规模商业使用的情况下，这似乎有利于最大限度地发挥商标资源的价值。但是，我们认为，自然扩张区域是个虚拟的概念，其界定非常困难，存在极大的不确定性和缺乏可预期性，会使侵权与否的界限变得非常模糊，不如将在先使用的地域范围局限于原有的范围，同时在商标注册制度下，不注册商标就有这样的风险，使用人也应有一定的避让和容忍义务；而且需要注意的是，该地域范围并不等同于专利先用权制度中的原有范围，即原有的生产规模，其所考量的是商标认知度的地理范围，在其原有知名度所辐射的地域范围内，对使用该商标的商品或服务的经营规模并不加以限制。[10]

编写人　浙江省杭州市中级人民法院　张　棉

浙江省杭州市滨江区人民法院 叶 伟