正确理解许可使用关系下的商标功能

本案的第二个争议焦点是雪舫工贸在火腿产品上同时标注被许可商标“雪舫蒋”与其自己注册的商标 “吴宁府”是否构成侵权，该问题涉及商标许可使用情况下，应当如何正确理解商标的功能。

商标许可使用制度的引入，直接带来了使用形式的解放，也为特许经营等商业模式的创新提供了条件。在商标许可使用关系中，使用人以支付相应的许可使用费为对价，取得在商品上使用他人商标的权利，借助该商标中蕴含的商誉来增强商品对消费者的吸引力，许可人即商标所有人则需为产品质量承担责任，同时，根据权利义务对等原则，商标许可过程中被许可商标上积累的商誉应当归属于许可人。

商标最重要的功能在于识别商品来源，即相关消费者能够通过商标将商标所有人的商品与其他商品区分开来。在许可使用关系中，虽然商标所有人与商品的实际生产经营者发生了分离，但是，由于被许可人在商品上标注的是被许可商标，因此该商标所指向的商业来源应当是商标所有人 (即使消费者不一定知道该商标所有人的具体名称)，而非被许可人，只有这样，被许可商标上积累的商誉才能够顺利地归属于商标所有人。如果被许可人未与许可人协商一致就在标注被许可商标的商品上同时使用自有商标，不仅违背双方在签订商标许可使用合同时的本意，而且从客观后果来看，由于消费者并不知晓两个商标及其所有人之间的关系，很可能认为两个商标所指向的商业来源具有同一性，从而影响到被许可商标识别功能的正常发挥。并且，许可使用关系终止以后，上述不良后果会进一步凸显，因为由于在先混用行为的存在，当两个分属于不同所有人的商标独立使用于同类商品时，消费者仍然会认为该两种商品系出于同一商业来源，进而产生市场混淆。

在本案的审理过程中，对于雪舫工贸未经上蒋火腿厂同意，同时在火腿产品上标注 “雪舫蒋”和 “吴宁府”商标是否构成侵权的问题，曾经出现过两种意见。一种意见认为，雪舫工贸既是 “雪舫蒋”商标的被许可使用人，又是 “吴宁府”商标的所有人，自然有权使用上述两个商标，并且，　　《中华人民共和国商标法》及相关司法解释也未对同时使用被许可商标及自有商标的行为作出禁止性规定，因此不能认定该行为构成侵权。另一种意见认为，我国法律虽未明确将上述行为列为商标侵权行为，但 《中华人民共和国商标法》第五十二条第 (五)项规定的 “给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，是一项开放性的规定，法院需要对被诉行为的性质和后果进行实质性衡量，根据具体情况认定是否属于商标侵权行为。在确定侵权行为的标准时，是否损害商标功能是划定侵权与合法界限的重要基础。对商标的侵害足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以认定构成商标侵权行为。雪舫工贸同时使用 “雪舫蒋”和 “吴宁府”商标的行为，已经对 “雪舫蒋”商标的识别功能造成了损害，虽然在许可使用关系存续期间，尚不会产生传统意义上的商品来源的混淆，但在许可使用关系结束后，两个商标分别独立使用时，市场混淆的情况就必然会出现。最终，二审法院采纳了第二种意见。(https://www.daowen.com)

另外需要注意的是，本案的处理结果并不意味着被许可人无法在许可使用关系中积累任何商誉。一方面，如果被许可人能够与许可人协商一致，在使用被许可商标的同时使用自有商标，那么就可以达到双方品牌共同发展的目的。另一方面，根据 《中华人民共和国商标法》的规定，被许可人作为实际生产者本身就应当在商品上标注企业名称，这既是义务，也是权利，是被许可人积累自身商誉的一种途径。但是，在未经许可人同意的情况下，基于被许可商标上积累的商誉应当归属许可人的规则，被许可人同时使用被许可商标与自有商标的行为就不应被允许，因为该行为使得自有商标通过与被许可商标结合使用的方式，不当获取了后者所积累的商誉，并且还会带来后续的市场混淆等问题。

编写人　浙江省高级人民法院　何　琼