转基因动物专利新颖性判断的个案分析

1.ELAN v.MAYO案情简介。在ELAN v.MAYO^[20]案中，原告Elan制药股份有限公司（简称“Elan”）起诉涉嫌侵权人Mayo医学教育和研究基金会（简称“Mayo”）与披露生产转基因鼠“秘诀”的专利有关。美国州地方法院做出了支持涉嫌侵权人的即决判决，专利权人上诉。上诉法院Pauline Newman巡回法官裁判专利要求没有被占先（anticipated）。故，撤销原判，发回重审。同时，巡回法官Dyk提出了反对意见。

2.ELAN v.MAYO案件焦点问题分析。第一，本案中ATF-β-APP在现有技术中没有被描述是否影响Elan专利新颖性的判断。地方法院认为ATF-β-APP在现有技术中没有被描述是无关紧要的，因为使用Mullan专利提出的方法能够预期产生在统计学上占很小比例的转基因老鼠，而且其中一部分老鼠占先地产生可检测的经酶催化分析的ATF-β-APP。鉴于基因转移和表达的低成功率是已知的，能够获得一些成功的结果将是统计学概率的问题。因此，判定Elan的发明相对于Mullan专利而言被“占先”（anticipated）。

事实上，Mullan只是教导了广为人知的基因转移方法，而且Mullan的披露仅仅是一个进行实验的邀请，并没有任何成功的保证。尽管Mullan描述了生产转基因动物的已知方法，但是他既没有描述每一个权利要求的要素，也没有教导在其大脑匀浆中产生可检测的ATF-β-APP的转基因老鼠产品。鉴于基因表达和随后酶催化分析动物体内的人类变异蛋白的不确定性，这并不满足成功的转基因活动产品“占先”的法律标准。而关于已知的方法，这些方法中没有一个是由Mullan首先提出的，并不能因此击败实际上由Elan生产的特殊老鼠的新颖性。

第二，关于Mullan参考文献没有提及的在脑匀浆中可检测量ATF-β-APP的生产这一事实在此参考文献中是否是“固有的”（inherency）。地方法院认为符合固有性原则，因为成功的转基因方法和随后的酶催化分析产物将必然会产生ATF-β-APP。实际上，这并没有被Mullan专利展现出来，而且没有证据表明在携带瑞典突变基因的转基因老鼠大脑中形成和检测ATF-β-APP对该项发明领域的普通技术人员而言是已知的。因此，地方法院的认定是不合理的。(https://www.daowen.com)

固有性不能建立在发明人知识的基础上，现有技术固有性这一事实的判定必须由来自现有技术的证据证明。固有性规则的目的是为了容纳常识，常识就是法官可能不知道但是本领域的从业者一定知晓的知识。^[21]法律上的占先，用Learned Hand法官的话说是先例没有做出改进：在现有专利法原则中没有比在先专利或者其他在先出版物更好的原则了，作为占先专利或出版物必须从各个方面都足以说明某发明实践是无效的。如果在先披露提供的是为进一步实验的一个起点，如果它的教导有时成功有时失败，如果不依赖更多如何实行新发明的知识它就不能实现技术方案，那么相应地就不能称之为常识，它也不是占先。^[22]

结合本案，Mullan确实有创造携带瑞典突变基因的转基因鼠的想法，但是，Mullan并没有生产这种老鼠而且他也没有说明（或者不知道）标准文献中的哪一个（如果有的话）方法在实现一系列复杂的转变以获得成功产品的过程中，可能是有效的。Mullan还没有制定出制造一种产品的大概方案，这不满足“占先”的标准。此外，恳切建议的通用方法在生产新产品的时候可能成功也可能失败，一种产品尚未在先生产，不确定能否成功的通用方法不能将一种期望中的产品转变为在先存在的产品。所以，如果一种新产品不是在先存在的，无论生产它的方法是否众所周知，此新产品都不构成占先。

综上分析，Mullan参考文献没有提及的在脑匀浆中可检测量ATF-β-APP的生产这一事实在此参考文献中不是“固有的”，Mullan专利不能满足占先的法律要求。