外文商标中文译名的主动使用与被动使用

外文商标中文译名的主动使用与被动使用之争，来源于实践中对商标俗称或简称应否提供保护的案例。在“伟哥”案^[48]中，辉瑞制药公司生产的“Viagra”新药，在中国的官方名称是“万艾可”，但公众俗称之为“伟哥”，之后威尔曼公司向商标局申请注册“伟哥”商标；“索爱”案^[49]中，刘建佳向商标局申请注册“索爱”商标，而索尼爱立信公司认为“索爱”是公众对其生产的手机“Sony Ericsson”的中文翻译“索尼爱立信”的简称，应当受到法律保护；“陆虎”案^[50]中，吉利公司向商标局申请注册了“陆虎”商标，英国路华公司提出撤销申请，理由是其生产的“Land Rover”越野车被媒体和消费者称为“陆虎”。上述三案的共同特点是，争议商标均为外文商标的俗称或简称，且外文商标权人在中国大陆并没有主动使用过其商标的俗称或简称，有些甚至对公众或消费者使用的俗称或简称予以否认。在判决结果上，法院均认为外文商标权人并没有主动在商标法意义上使用商标的俗称或简称，因此对外文商标权人保护商标俗称或简称的主张不予采纳。

1.学术界的不同认识。尽管我国司法实践不承认消费者或公众的使用产生商标权，也即认为商标标识的被动使用不属于原2002年《商标法实施条例》第3条^[51]（该条被并入2013年《商标法》第48条）所规定的使用方式。但学界对此却有不同的认识。赞成被动使用能够产生商标使用的法律效力的有西南政法大学邓宏光教授，其《为商标被动使用行为正名》^[52]一文从商标使用的本质以及消费者在商标法中的核心地位等角度分析了商标被动使用产生商标权利是符合商标法的立法宗旨的。董慧娟通过对澳大利亚的Barefoot案判决的分析，认为不受商标权人的控制或知情的被动使用也应当受到法律保护，因为商标俗称的使用是一个客观事实，通过被动使用也在客观上使得消费者能识别产品来源。^[53]但大多数学者认为商标的被动使用不是商标法意义上的使用。他们从商标权的财产权属性分析，认为社会公众或媒体的使用不是商标权人自己的劳动，从洛克劳动产生财产权利理论来说，无劳动则无权利；商标权作为一种私权，应当是权利人的自由意思的表示，而被动使用保护理论将消费者的意思强加给商标权人显然有违商标权的私权属性；商标法意义上的使用应当是商业性的使用，也即商标的使用应当具有商标权人利用该商标来营销商品的目的，应当是能发挥商标的指示来源的功能，而被动使用显然有违“商标使用”的属性界定。^[54]

2.美国的司法实践。美国法院在面对商标俗称或简称的保护案例时，其判决的结果与中国法院截然相反。以美国可口可乐公司的“KOKR”商标案^[55]和德国大众汽车公司的“BUG”商标案^[56]为例。“KOKR”案中，Coca-Cola公司生产的可乐产品因受消费者的欢迎而被媒体和社会公众称为“KOKR”。Koke公司生产和销售可乐糖浆，且Koke公司在其产品上标注有“Koke”商标。在“BUG”案中，德国大众公司于1938年推出的一款新车，由于外形像一只甲壳虫而被媒体和社会公众称为“BUG”。Rickard是一家汽车修理服务商，在其提供服务时使用了“The Bug Shop”的标志。可口可乐公司和德国大众公司分别认为Koke公司和Rickard的行为侵犯了其对“KOKR”商标和“BUG”商标所享有的合法权益，故向法院提起诉讼。两案的最终结果均是支持了原告的诉求，法院认为：“商标的俗称由于社会公众的广泛使用和认可，已经和原告生产的产品产生了紧密联系，被告的行为会造成消费者的混淆，因此构成商标侵权和不正当竞争。”(https://www.daowen.com)

美国法院对商标俗称保护的态度之所以不同于中国法院，一是在于适用的法律依据有别，目前我国处理商标侵权案件很大部分是适用商标法，而不像美国法院，其主要适用的是反不正当竞争法；二是在社会公众的被动使用而非商标权人的主动使用能否产生商标权利上两国也意见不一，美国认为可以产生商标权利，而我国认为不可以产生商标权利。这也体现了两国法院在保护在先权利与保护消费者权利之间的不同倾向性。我国法院采取制造商激励理论，认为保护在先权利优先于保护消费者利益，而美国法院则更倾向于消费者权益优先。

3.商标使用的界定。应当说，美国司法实践中以消费者权益优先的理念值得我国借鉴，也是我国商标理论在以后的发展中需要慢慢渗透的。但在现有的理论框架下，将商标使用界定为商标权人主动的、商业性的使用是具有一定的现实意义。商标的核心是“标志”、“对象”和“出处”，也即商标应当是用在商品或服务上，能够指示商品出处的标志。满足三者之间的对应关系，才能称之为“商标”，具有商标权利，获得商标法的保护。而商标被动使用显然不是三要素的统一，其是媒体的相关报道或是社会公众的一种指代，并没有用在商品或服务上，也即不满足“商标使用通常被理解为带有商标的商品的销售”或者“是指将符号用于商业活动并起到区分商品来源的作用”。^[57]因此，将被动使用视作商标法意义上的使用既没有法理的依据，也不符合商标法的立法目的。

当然，否认商标被动使用产生商标权利，并不是说放任商标俗称或简称被抢注而无计可施。尤其是对于外文商标而言，如果外文商标或其中文译名在中国大陆有注册，那么通过注册商标的近似商标保护商标俗称或简称即不需要商标使用的必要条件；如果该外文商标本身是驰名商标，而被抢注的俗称或简称是该外文商标的复制、模仿或翻译，则可以通过《商标法》第13条第2款的规定保护其俗称或简称；再有，证明抢注商标俗称或简称是一种不正当竞争行为也是一种可选择的路径。由此可见，即使不承认商标的被动使用是商标法意义上的使用，也不会导致商标俗称或简称的保护进入进退失据的困境。商标法的其他制度依然可以对商标俗称或简称提供保护，而不会导致法律不公。